§ 4. Иные виды лицензий
Г.Н. Черничкина, опираясь на Патентный закон, в зависимости от порядка заключения выделяла такие виды лицензионных договоров, как открытая лицензия и уступка патента[124].
О соотношении уступки патента и лицензионного договора говорилось выше.Положения об открытой лицензии не претерпели существенных изменений в связи с принятием части четвертой ГК РФ. Как и прежде, под открытой лицензией понимается подаваемое в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Положения об открытой лицензии предусмотрены в законе только в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (ст. 1368 ГК РФ) и селекционных достижений (ст. 1429 ГК РФ). Патентообладатель сообщает такому органу условия, на которых лицензия может быть предоставлена любому лицу (абз. 3 п. 1 ст. 1368, абз. З п. 1 ст. 1429ГК РФ).
Согласно приложению № 11 к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на* использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 321, в заявлении о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытой лицензии) должны содержаться номер патента на соответствующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, имя и адрес правообладателя, а при наличии представителя патентообладателя - данные о представителе.
К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату госпошлины.После подачи такого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности размер патентной пошлины за
поддержание патента в силе уменьшается на пятьдесят процентов (абз. 2 п. ст. 1368, абз. 2 п. ст. 1469 ГК РФ).
После публикации соответствующих сведений у патентообладателя возникает обязанность заключить лицензионный договор на условиях простой лицензии с лицом, изъявившим желание использовать соответствующий объект (п. 1 ст. 1368, п. 1 ст. 1429 ГК РФ).
М.А. Коломейцева рассматривает открытую лицензию как самоограничение прав патентообладателя[125] [126]. Аргументы, приведенные выше против подобного подхода к простой лицензии, могут быть применены и здесь. По мнению Д.Ю. Шестакова, открытая лицензия заключается Л посредством акцепта публичной оферты . Согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ публичная оферта должна содержать все существенные условия договора. Как следует из приведенного выше перечня сведений, указываемых в заявлении об открытой лицензии, информация, предоставляемая патентообладателем, не содержит всех существенных условий лицензионного договора, в частности условия о вознаграждении*. Поэтому представляется неверным отнесение открытой лицензии к публичной оферте, правильнее считать ее приглашением делать оферты (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Открытая лицензия не допускается в отношении секретного изобретения (п. 3 ст. 1405 ГК РФ), а также, как упоминалось, в случае наличия зарегистрированного лицензионного договора о предоставлении права на использование соответствующего объекта, по условиям которого патентообладатель лишен права выдавать лицензии до истечения срока действия договора. В качестве разновидности лицензионного договора выделяют принудительные лицензии. В случаях, предусмотренных ГК РФ, суд по иску заинтересованного лица может принять решение о предоставлении этому лицу на предусмотренных в решении условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (ст. Принудительная лицензия на селекционное достижение может быть получена заинтересованным лицом в судебном порядке при соблюдении одновременно следующих условий: со дня выдачи патента прошло не менее трех лет; желание и готовность заинтересованного лица использовать селекционное достижение; отказ правообладателя от заключения лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике; отсутствие у правообладателя уважительных причин, препятствующих предоставлению права использовать селекционное достижение (п. 1 ст. 1423 ГК РФ). Договор принудительной простой лицензии расторгается также в судебном порядке в строго, обозначенных Кодексом случаях: если лицензиат нарушает условия лицензионного договора либо если обстоятельства предоставления такой лицензии изменились настолько, что при их наличии на момент заключения договора он не был бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Правила о принудительной лицензии относительно селекционного достижения несколько отличаются от правил о принудительной лицензии на право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Что касается принудительной лицензии на использование селекционного достижения, то: • для получения^ принудительной лицензии не требуется неиспользование правообладателем селекционного достижения; достаточно истечение трехлетнего срока с момента получения патента и сопутствующих условий; • в этой связи не требуется наступления последствий неиспользования, в частности, в виде недостаточного предложения товаров, работ или. услуг; • принудительная лицензия может требоваться лишь на отдельные способы использования селекционного достижения, а именно на производство или реализацию семян и племенного материала; • договор принудительной лицензии может быть также расторгнут судом, но только в случае нарушения лицензиатом условий договора либо существенного изменения обстоятельств, при которых был заключен договор (п. 1, п. 4 ст. 1423 ГК РФ). В доктрине высказано мнение, что рассматриваемый вид принудительной лицензии (т.е. предусмотренный п. 1 ст. 1362 и п. 1 ст. 1423 ГК РФ) свидетельствует о том, что «использование объекта патентного права - это не только право, но и обязанность патентообладателя»[127]. По мнению профессора В.И. Еременко, «принудительная лицензия носит ярко выраженный штрафной характер, что, помимо прочего, следует из ее названия. Поэтому именно судебное решение служит основанием возникновения данного принудительного договорного обязательства»[128] [129]. Данный вывод основан на пп. 2 п. «А» ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) , который предусматривает, что институт принудительной лицензии может быть введен в странах-участницах «для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения». Таким образом, ученый рассматривает принудительную лицензию как ответственность за злоупотребление. Основаниями предоставления принудительной лицензии, предусмотренной п. 1 ст. 1362 ГК РФ, являются бездействие патентообладателя, выразившееся в неиспользовании или недостаточном использовании соответствующего объекта в течение определенного срока; последствие такого бездействия в виде недостаточного предложения соответствующих товаров, работ или услуг на рынке; причинная связь между бездействием и последствием, а также отсутствие уважительной причины бездействия. Таким образом, представлены все элементы состава гражданского правонарушения. Соответственно, принудительная лицензия в этом случае представляется не чем иным, как ответственностью за нарушение правообладателем своей обязанности. Поэтому напрашивается вывод, что на патентообладателя возложена обязанность использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, причем в достаточной мере, которая выражается в достаточном предложении соответствующих товаров, работ или услуг на рынке. Принудительную лицензию неверно было бы считать последствием злоупотребления правом. Как следует из п. 2 ст. 10 ГК РФ, последствием злоупотребления правом является отказ в судебной защите принадлежащих ему прав, а не применение ответственности[130]. При принудительной лицензии суд защищает права заинтересованного лица (которые порождены необходимостью баланса публичных и частных интересов, как и ряд прочих норм части четвертой ГК РФ). В этом случае суд не отказывает в защите права патентообладателю, поскольку обращение заинтересованного лица в суд с иском о предоставлении простой лицензии не является- посягательством на права патентообладателя, то есть отсутствует основание защиты права. Основанием же предоставления исключительного права на селекционное достижение посредством принудительной лицензии является истечение трехлетнего срока со дня выдачи патента на селекционное достижение. Таким образом, если юридическими фактами, лежащими в основе принудительной лицензии, предусмотренной п. Право неопределенного круга лиц на заключение договора указывает на присущий ему публичный характер. Согласно п. 1 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор; заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая; организация > по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Таким образом, обязательной стороной публичного договора является коммерческая организация, такой договор может быть направлен только на продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг этой коммерческой организацией. В случае с принудительной лицензией патентообладатель может и не являться коммерческой организацией, и уж тем более предметом принудительной лицензии не может быть товар, работа, услуга. В этой связи конструкция публичного договора (ст. 426 ГК РФ) не применима не только к принудительной лицензии, но и к договорам, предметом которых является исключительное право, вообще. Из сказанного следует, что получение патента на селекционное достижение через три года порождает абсолютную обязанность патентообладателя предоставлять неисключительные лицензии. Такая обязанность существует в рамках абсолютного правоотношения «наоборот», где одно лицо обязано совершить определенные действия или воздержаться от них, а все иные лица, подчиняющиеся данной системе правопорядка, управомочены требовать от него соответствующего поведения. Патентообладатель на селекционное достижение, а в случае сохранения оснований п. 1 ст. 1362 ГК РФ также патентообладатель на изобретение, полезную модель, промышленный образец могут быть принуждены к предоставлению простой лицензии более одного раза, причем, в силу рассмотренных выше причин на селекционное достижение может быть получено неограниченное количество принудительных лицензий. Представляется, что в предоставлении принудительной лицензии, как на селекционное достижение,, так и на изобретение; полезную модель, промышленный образец должно быть отказано, если патентообладателем уже заключен договор, по которому он лишается права выдавать лицензии, затрагивающие соответствующие пределы использования охраняемого объекта. «Лояльность» законодателя при регулировании принудительной лицензии на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца по сравнению- с принудительной лицензией на использование селекционного достижения объясняется влиянием Парижской конвенции, охватывающей отношения по поводу так называемой «промышленной собственности», объектами охраны которой являются патенты на~-изобретения, полезные модели, промышленные образцы, но не селекционные достижения (п. 2 ст. 1 Парижской конвенции). .. Принудительная лицензия на изобретение или полезную модель также может быть получена лицом; являющимся патентообладателем на изобретение, которое не может быть использовано без нарушения исключительных прав на соответствующие изобретение или полезную модель. В этом случае для получения принудительной лицензии требуется ряд условий: во-первых, зависимое изобретение должно представлять собой важное техническое достижение и иметь существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью первого патентообладателя. Во-вторых, отказ первого патентообладателя от заключения договора со вторым «на условиях, соответствующих установившейся практике». Содержание искового требования — то же, что и в предыдущем случае. Лицензиат по такому договору не вправе передавать полученные права другим лицам, кроме случая отчуждения патента на свое изобретение. Лицензиар вправе получить простую лицензию на зависимое изобретение, в связи с которым была выдана принудительная лицензия, «на условиях, соответствующих установившейся практике». В литературе лицензию на зависимое изобретение, полученную лицензиаром, называют обратной лицензией[131]; а саму ситуацию — перекрестным лицензированием[132] [133]. Представляется, что наличие лицензии, по которой за правообладателем не сохраняется право предоставления лицензий на использование таких изобретения или полезной модели определенным способом, препятствует получению принудительной лицензии, предусмотренной п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, заключенная в Женеве 29 октября л 1971 г. (Россия присоединилась к Конвенции на основании Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1224[134]; Конвенция вступила в силу для России 13 марта 1995 г.) (далее - Конвенция 1971 г.) закрепляет за государствами-участниками Конвенции право предусматривать в своем законодательстве обязательные лицензии на использование фонограммы (ст. 6). Такие обязательные (по сути, принудительные) лицензии согласно Конвенции могут быть предусмотрены только на следующих условиях: воспроизведение предназначается исключительно в личных целях обучения или научных исследований; действительность лицензии только\' на территории соответствующего государства; справедливое вознаграждение за воспроизведение фонограммы. Российское законодательство не предусматривает такой вид принудительной лицензии. Принудительная лицензия не предоставляется в отношении секретного изобретения (п. 4 ст. 1405 ГК РФ). Л. Мунк[135] выделял также законную лицензию, одним из оснований которой было право «держателя зависимой привилегии (установление, напр., ст. 12 швейцарского Закона 29 июня 1888 г. и ст. 21 австрийского Закона Л1 января 1897 г.) требовать, чтобы держатель основного патента выдал ему в указанных законом случаях лицензию»[136]. Похожий институт содержит и современное законодательство об интеллектуальной собственности. Так, в случае, если результат интеллектуальной деятельности был создан по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (или при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту) и если исключительное право на такой результат по такому контракту не перешло к Российской; Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию, правообладатель по требованию государственного или- муниципального заказчика, обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого* результата: для:1 государственных или муниципальных нужд (п. 3 и п. 6 ст. 1298TK РФ; п. 4 ст. 1373 ГК РФ; ст. 1432 FK РФ; ст. 1464 ГК РФ). Вторым случаем, когда законодатель, обязывает правообладателя заключить с заинтересованным лицом лицензионный договор в обязательном порядке, является ситуация создания работником; результата интеллектуальной деятельности с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя; В’этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов либо предоставления ему безвозмездной неисключительной лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права (п. 5 ст. 1370 ГК РФ, п. 6 ст. 1430 ГК РФ, п. 5 ст. 1461 ГК РФ). Таким образом, в обоих случаях признаками предоставляемой лицензии (заключаемого лицензионного договора) являются ее неисключительный и безвозмездный характер. Отличия же состоят в том, что в первом случае публичное образование вправе требовать предоставления лицензии не только себе, но фактически любому лицу, поскольку иное не указано в законе; пределы использования при этом Кодексом не устанавливаются, в отличие от второго случая, когда право\' требовать заключения лицензионного договора принадлежит только работодателю и только в отношении себя. Работодатель вправе требовать заключения лицензионного договора на весь срок действия исключительного права (что является специальным положением по отношению к общей норме абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ о сроке лицензии). Как представляется, договор по желанию работодателя может быть заключен и на меньший срок; иными словами, определение срока целиком зависит от желания работодателя, т.е. лицензиата. Кроме того, работодатель вправе использовать такой результат только для собственных нужд. «На практике различные лица имеют различный масштаб собственных нужд. Так, собственные нужды конструкторских бюро или научно-исследовательских институтов, заключающиеся в возможности использовать полученный результат в других разработках, отличается от собственных нужд компаний, имеющих собственное производство, а тем более - от собственных нужд транснациональных корпораций»1. Э.П. Гаврилов отмечает: «Само понятие “для собственных нужд” имеет разное значение в зависимости от того, какой результат был создан. Если работник оружейного завода усовершенствовал автомат Калашникова с применением материальных средств завода, то завод вправе использовать этот 1 Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 7 / СПС «КонсультантПлюс»: Комментарии законодательства. f і \\ і J з f \\ усовершенствованный механизм только на своих внутренних стрельбищах и для вооружения охраны завода. Но если работник пивного завода придумал новый способ приготовления пива, для чего использовал материальные средства завода, то завод имеет право применить данный способ в своем производстве и продавать любым лицам... это пиво»1. Таким образом, в литературе предлагается для1 определения собственных нужд исходить из особенностей деятельности лицензиата или из особенностей самого1 результата интеллектуальной деятельности. Представляется, что при квалификации использования как для собственных нужд целесообразно исходить из множества факторов, в том числе и приведенных выше. Кроме того, такое использование не должно быть направлено на извлечение прибыли. Данный вывод проистекает из следующего. Если предположить, что такая лицензия может быть положена в основу коммерческой деятельности работодателя, то с неизбежностью придется признать, что у работодателя возникает возможность заработать «на пустом месте», т.е. без вклада, поскольку лицензия, предоставленная ему, является безвозмездной. Такая ситуация противна общим положениям гражданского права, а также принципам добросовестности и разумности. Исходя из сказанного, использование работодателем - пивоваренным заводом придуманного работником нового способа приготовления пива, что выражается в производстве пива с использованием такого способа приготовления пива, и реализацию приготовленного пива нельзя считать использованием для собственных нужд, поскольку прямое извлечение прибыли при таком использовании очевидно. А это, как уже отмечалось, противоречит смыслу гражданского законодательства. Поскольку заключение лицензионного договора для лицензиара является обязательным в силу указания закона (а не на основании решения суда, как при принудительной лицензии), то целесообразно классифицировать такие \'Гаврилов Э.П. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. № 10 / СПС «КонсультантПлюс»: Комментарии законодательства. І лицензионные договоры как законные, не отходя при этом от установившейся терминологии[137] [138]. То есть наименование «законная лицензия» означает, что ее заключение прямо предписано законом, а не то, что она как соответствующая требованиям закона противопоставляется некой «незаконной» лицензии. В качестве разновидности лицензионного договора в литературе г\\ выделяют сублицензионный договор (ст. 1238 ГК РФ). Он является производным от основного лицензионного договора, что обусловливает возможность предоставления сублицензиату (вторичному пользователю) лишь таких прав и способов использования соответствующей интеллектуальной собственности, которые прямо предусмотрены в основном лицензионном договоре, заключенным между правообладателем и лицензиатом (основным пользователем). Этим также объясняется и то обстоятельство, что в случае заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок действия основного договора, такой «субдоговор» будет считаться заключенным на срок действия основного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ)[139]. В литературе высказано мнение, что сублицензии «вправе выдавать лишь владельцы исключительных, в том числе полных лицензий»[140]. В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова придерживаются аналогичного мнения: «...лицензиат неисключительной лицензии лишен права выдачи сублицензий...»[141]. Между тем, такое толкование необоснованно является ограничительным: п. 1 ст. 1238 ГК РФ говорит о лицензиате и лицензиаре по любому лицензионному договору, как исключительному, так и неисключительному. До принятия части четвертой ГК РФ высказывалось мнение, что согласие лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионного договора должно быть выражено непосредственно в самом лицензионном договоре по аналогии с правилами о договоре субконцессии (п. 1 ст. 1029 ГК РФ)[142]. Некоторые ученые и после принятия части четвертой ГК РФ утверждают: «Очевидно, что такое письменное согласие может быть выражено только в самом лицензионном договоре»[143]. Такой подход ввиду части четвертой ГК РФ неактуален: п. 1 ст. 1238 ГК РФ предписывает лишь получить письменное согласие лицензиара (даже если сам лицензионный договор заключен в устной форме), не устанавливая при этом дополнительных требований. В абз. 2 п. 17 постановления Пленума № 5/29 указывается: «Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора». Из логики высших судов следует, что в случае, когда потенциальные сублицензиаты заранее не известны, согласие лицензиара должно быть выражено непосредственно в лицензионном договоре, а если таковые известны, тогда согласие выражается отдельно. В этой связи возникает несколько вопросов. Первый: если в письменном лицензионном договоре уже выражено согласие лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионного договора с любым лицом, требуется ли дополнительное отдельное письменное согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора с конкретным лицом? Второй: что запрещает лицензиару выразить свое согласие на заключение лицензиатом сублицензионного договора с конкретным лицом непосредственно в лицензионном договоре? Третий: что запрещает лицензиару выразить свое согласие (письменно) на заключение лицензиатом сублицензионного договора с любым лицом отдельно от лицензионного договора? Представляется, что п. 17 Постановления Пленума № 5/29 необоснованно ограничительно толкует норму п. 1 ст. 1238 ГК РФ. Следует согласиться с мнением высших судов, что «лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату» (п. 17 Постановления Пленума № 5/29). Это право лицензиара вытекает из его правомочия разрешать или запрещать другим лицам использовать интеллектуальную собственность (п. 1 ст. 1229, ст. 1233 ГК РФ). Возможно также классифицировать лицензионные договоры и по иным основаниям. Так, в зависимости от целей заключения лицензионного договора выделяют лицензии на сбыт, лицензии на производство и лицензии на использование[144]; в зависимости от наличия патентной охраны объекта выделяют лицензии патентные, беспатентные и комплексные[145] и др. Разновидностями лицензионных договоров, по которым предоставляется право использования произведения, являются (в зависимости от содержания передаваемого права) издательский договор, постановочный договор, сценарный договор и т.д.[146].