§ 3. Правовые проблемы исключительной и неисключительной лицензии

Действовавшее до принятия четвертой части ГК РФ законодательство предусматривало разделение лицензионных договоров на исключительные лицензии и неисключительные. При исключительной лицензии лицензиату предоставлялось право на использование объекта исключительных прав в пределах, оговоренных договором; лицензиар же сохранял за собой право использовать соответствующий объект в части, не переданной лицензиату (абз.

Закон об авторском праве предусматривал возможность заключения авторского договора о передаче исключительных прав или о передаче неисключительных прав. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешал использование произведения; определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передавались; такое лицо также наделялось правом запрещать подобное использование произведения другим лицам (п. 2 ст. 30 Закона об авторском праве). Авторский договор^[95] о передаче неисключительных прав разрешал пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав,, передавшим такие права, и: (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом? (п. 3 ст. 30 Закона об авторском праве). Несмотря на наименование договоров; в обоих; случаях передавались (предоставлялись) исключительные права. «Различия наблюдаются не в предмете (в обоих случаях передаются; исключительные права, как особая,разновидность прав в отличие от вещных):, а в том; на каких условиях передаются исключительные права и каков их порядок последующего- использования; приобретателем»¹.

«Исключительность» исключительной лицензии по прежнему законодательству заключалась в том, что лицензиат получал право монопольно использовать объект исключительных прав; правда только в. оговоренных договором пределах. Это положение сохранилось и в ныне действующем законодательстве. «Монополия» распространялась и на лицензиара. Пределы осуществления лицензиатом своих прав могли касаться, например, способа использования охраняемого объекта. Кроме того, сам лицензионный договор мог иметь пространственные и временные пределы. Например, лицензиат мог получить право использовать соответствующий объект сроком на пять лет всеми способами, но только в пределах, определенного региона, на территории которого действовал договор. C другой стороны, лицензионный договор мог и не быть ограничен территориально (т.е. действовать на всей территории РФ), но зато лицензиат мог использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации лишь определенными способами (например, только предлагать к продаже вещь, в которой, использован результат интеллектуальной деятельности). В рамках исключительной лицензии также могли устанавливаться квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на изготовленную продукцию, товары и т.д.

При неисключительной лицензии лицензиар, передавший право на использование охраняемого объекта, сохранял за собой все права, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам^[96]. Неисключительная лицензия, в отличие от исключительной, никак не связывала лицензиара. Он мог как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, оговоренными в лицензии, так и предоставлять аналогичные лицензии всем третьим лицам. В качестве особенности неисключительной лицензии, также отмечалось, что ее цена значительно ниже цены исключительной лицензии^[97].

Новое законодательство (часть четвертая ГК РФ) содержит существенно иной подход. Во-первых, четче сформулирован критерий классификации - сохранение или не сохранение за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Во-вторых, изменено определение исключительной лицензии. Теперь под таковой понимается предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. По мнению В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, при исключительной лицензии «лицензиат наделяется всеми правами, вытекающими из положительной функции патента, т.е. всеми способами использования запатентованного результата интеллектуальной деятельности... За ним (.лицензиаром — Е.К.) сохраняется правовой титул, т.е. право на патент, с возможностью предъявлять иск к нарушителям патента и возможностью расторгнуть договор исключительной лицензии»^[98]. Такая позиция представляется спорной, так как по лицензионному договору вообще и по исключительной лицензии в частности предоставляется право использования в определенных пределах и определенными способами. Это означает, что лицензиату по исключительной лицензии может быть предоставлено право осуществлять лишь отдельные правомочия по использованию интеллектуальной собственности и вовсе не все правомочия, вытекающие из патента в данном случае.

В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова также отмечают: «Лицензиар в случае выдачи им исключительной лицензии лишается права, самому использовать запатентованный объект и права выдачи лицензий другим лицам»^[99]. Аналогичным образом трактует исключительную лицензию М.В. Карпычев: «Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиату запатентованный объект единолично в пределах территориальных ограничений, установленных соглашением, и на определенный срок, отказываясь, от права предоставления лицензий третьим лицам и от права самому использовать запатентованный объект в тех же пределах, что и лицензиат»^[100].

Между тем, решение вопроса об особенностях исключительной лицензии имеет существенное практическое значение хотя бы потому, что от него зависит то, насколько будут ограничены исключительные- права правообладателя. Кроме того, лицензиат исключительной лицензии наделяется правом «реализовывать негативную функцию исключительного права»^[101] - защищать права; полученные по исключительной лицензии, всеми способами, предусмотренными законодательством; в. том числе статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ (ст. 1254 ГК РФ). Это право лицензиата Э.П. Гаврилов называет главной чертой исключительной лицензии^[102].

По сути, законодатель при желании мог перенести прежнюю норму в новое законодательство без существенных изменений, как он и поступил со многими правилами ранее действующего законодательства при разработке части четвертой ГК РФ. Вместо этого законодатель» кардинально изменил старую редакцию, а вместе с ней и легальное определение исключительной лицензии. В пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ сказано, что при выдаче одной исключительной лицензии лицензиар лишается права выдавать лицензии другим лицам.

Вторым выводом из легального определения является то, что по исключительной лицензии необязательно должно быть предоставлено исключительное право в полном объеме. Ввиду отсутствия в ГК РФ прямого предписания или прямого запрета по исключительной лицензии лицензиат может получить исключительное право, ограниченное условиями о способах использования, а также действие самого договора может иметь пределы.

Из буквального толкования пп. 2 п. ст. 1236 ГК РФ следует, что, заключив договор исключительной лицензии, лицензиар теряет лишь право распоряжения исключительным правом посредством предоставления его по лицензионному договору, даже когда лицензиар намерен заключить лицензионный договор с иными, чем в первом, условиями ограничения прав лицензиата (иной предмет, как будет показано ниже), а также иными, чем в первом условиями, ограничивающими действие самого лицензионного договора. Однако такое толкование противоречит легальному определению лицензионного договора, согласно которому не просто предоставляется право использования интеллектуальной собственности, но речь идет о предоставлении права использования в определенных пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Пределы использования служат основанием отграничения одного лицензионного договора от другого, в том числе и тогда, когда эти лицензии выданы одним и тем же лицензиаром. Аналогичную функцию выполняют и те условия (о территории и т.д.), которые ограничивают действие самой лицензии. Иными словами, смысл исключительной лицензии предполагает, что на той же

территории в пределах того же срока и на тех же условиях не должно быть других лицензий.

На этот счет О.Ю. Шилохвост замечает: «Сопоставление п. п. 1 и 3 ст.

. 1236 приводит к выводу о том, что, указывая на сохранение права лицензиара выдавать лицензии как на единственный критерий разграничения исключительной и неисключительной лицензий, Кодекс имеет в виду предоставление разным лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одними и теми же способами. При этом, однако, не требуется обязательного совпадения сроков использования и допустимой территории использования такого результата или средства соответствующим способом... Что касается предоставления лицензиаром различным лицензиатам различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то такое предоставление не оказывает влияние на исключительный или неисключительный характер лицензии в смысле, придаваемом этому разделению комментируемой статьей (статьей 1236 - Е.К»)»^[104]. Таким образом, автор отводит роль решающего фактора разграничения лицензий лишь отдельным способам использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (т.е. предмету лицензионного договора), не упоминая об условиях, ограничивающих действие самого лицензионного договора. Аналогичного мнения придерживается и Э.П. Гаврилов, который, комментируя п. 1 ст. 1236 ГК РФ, отмечает, что «под лицензиями, выданными другим лицам, имеются в виду только те лицензии, которые предусматривают использование охраняемых объектов теми же способами, что указаны в лицензионном договоре: те лицензии другим лицам,

которые предусматривают предоставление права использования иными способами, во внимание приниматься не должны»^[105].

Рассмотрение исключительной лицензии также порождает вопрос, может ли быть заключен договор исключительной лицензии, если лицензиаром ранее выдана неисключительная лицензия? Э.П. Гаврилов отвечает на этот вопрос положительно: «...предоставление лицензиаром сначала простой лицензии одному лицу, а затем исключительной лицензии другому лицу возможно и законно. Почему в таком случае закон не допускает возможности предоставления лицензиаром исключительной лицензии, содержащей оговорку о том, что он сохраняет за собой в будущем право выдачи другому партнеру простой лицензии в ограниченном объеме? Ведь результат одинаков: будут параллельно существовать и договор простой лицензии, и договор исключительной лицензии»^[106]. Формально автор прав. Легальных препятствий для такой ситуации нет. Из определения исключительной лицензии (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ) следует, что она препятствует заключению лицензионных договоров в будущем, но не отменяет и не обязывает прекратить договоры, заключенные ранее. Представляется, в этом случае лицензиар должен поставить лицензиата, в известность о выданных им лицензиях. Выявление после заключения договора исключительной лицензии- заключенных ранее лицензионных договоров может быть расценено лицензиатом как существенное изменение обстоятельств (п. 1 ст. 451 ГК РФ) и, следовательно, повлечь расторжение лицензионного договора.

Однако даже предполагаемая обязанность лицензиара поставить исключительного лицензиата в известность о ранее выданных неисключительных лицензиях, а также обусловленное п. 1 ст. 451 ГК РФщраво исключительного лицензиара требовать расторжения договора не отражают в полной мере сущность исключительной лицензии. Такая лицензия потому и исключительная, что не терпит существования иных лицензий, имеющих тот же предмет и границы действия. Пересечение исключительной лицензии с неисключительными подрывает саму идею исключительной лицензии. Если есть исключительная и 100 таких же неисключительных лицензий, чем первая будет отличаться от последних? Какой* смысл ее приобретать, да еще и платить дороже? Как в этой* ситуации исключительный лицензиат будет защищать исключительное право?

Смысл в приобретении исключительной лицензии при наличии простой может появиться только тогда, когда у неисключительной лицензии скоро закончится срок. Но тогда на остаток срока можно приобрести неисключительную лицензию, а далее исключительную, и тогда лицензия будет смешанной. Сказанное означает, что исключительная лицензия начнет действовать только тогда, когда прекратится\' срок действия неисключительной лицензии, даже если договор исключительной лицензии был заключен в период действия неисключительной. Ожидание правообладателем окончания срока действия неисключительной, лицензии с целью заключения договора исключительной лицензии не противоречит природе исключительного права (возможности свободно распоряжаться им) так же, как и ожидание собственником вещи, переданной в аренду, прекращения аренды с целью передачи данной вещи в аренду другому лицу не противоречит природе права собственности.

Таким образом, природа исключительной лицензии препятствует не только дальнейшему заключению лицензионных договоров (имеющих аналогичный предмет и пределы действия), но и существованию выданных ранее простых лицензий.

Если лицензиар, выдавший исключительную лицензию, выдаст другому лицу лицензию, то такая лицензия будет недействительной в силу ст. 168 ГК РФ как не соответствующая требованиям закона — подпункту 1 пункта 1 статьи

1236 ГК РФ. В этой связи исключительный лицензиат вправе требовать применения последствий недействительности ничтожной сделки —

лицензионного договора, заключенного лицензиаром после выдачи

исключительной лицензии (п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ), также вправе привлечь лицензиара к гражданско-правовой ответственности, а при наличии оснований — потребовать расторжения договора с лицензиатом.

В литературе нет единства мнений по поводу судьбы исключительного права в случае предоставления исключительной лицензии. В юридической литературе относительно этой проблемы сложились две основные теории:

«1. Теория уступки. Она подробно обоснована в трудах В.И. Серебровского и Э.П. Гаврилова. На поставленный вопрос они отвечают, что автор на время отчуждает свои, права.

2. Теория разрешения. Ее сторонниками являются, в частности, Б.С. Антимонов, В.А. Дозорцев, Е.А. Флейшиц, А.К. Юрченко. Суть этой теории состоит в том, что автор продолжает оставаться носителем исключительных прав, но он временно лишен возможности их осуществлять»^[107].

Например, по мнению М.А. Мирошниковой, ввиду возможности появления у «исключительного лицензиата» монополии на использование интеллектуального продукта и возможности защищаться от посягательств третьих лиц исключительная лицензия рассматривается как уступка исключительного права в части. Разница между уступкой и исключительной лицензией, как считает автор, состоит лишь в том, что в первом случае право переходит полностью и бесповоротно, а при исключительной лицензии — может перейти частично и не на весь срок. Исключительная лицензия, выданная на весь срок действия исключительного права, вообще ничем не отличается от уступки^[108]. Такой подход представляется спорным не только ввиду изменения

v легального определения исключительной лицензии, но и постольку, поскольку

(

I из логики М.А. Мирошниковой вытекает, что лицензиат абсолютно независимо

г

• от лицензиара может распоряжаться полученными по лицензии

!

‘ исключительными правами, в том числе произвести отчуждение данных прав

! третьему лицу без согласия лицензиара. Прежнее законодательство (п. 2 ст. 30

¹ Закона об авторском праве), как и современное, наделяло лицензиара правом

*

запрещать использование произведения другим лицам, если обладатель исключительной лицензии не осуществлял право запрета. В этой связи выводы , М.А. Мирошниковой не соответствуют закону. Права лицензиата зависимы и

вторичны по отношению к правам лицензиара. При ненадлежащем исполнении , лицензиатом своих обязанностей по лицензионному договору на него может

¹ быть возложена гражданско-правовая ответственность; лицензиар также вправе

в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Определение неисключительной лицензии также претерпело изменения.

і

!’ Согласно пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ простая (неисключительная) лицензия есть

і предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной

\\

[ деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром

>, права выдачи лицензий другим лицам. В‘ литературе высказана критика

редакции приведенной нормы, поскольку она при буквальном толковании позволяет заключить, что «у лицензиара, кроме выдачи лицензий другим лицам, ничего не остается»^[109]. Вместе с тем, авторы делают вывод, что неисключительный характер лицензии всегда предполагает сохранение у лицензиара права на использование интеллектуальной собственности^[110].

Лицензиат по договору неисключительной лицензии не имеет права ‘ защищаться от действий, нарушающих исключительное право на объект, право

использования которого предоставлено по лицензии. Иной подход противоречил бы, во-первых, законодательству — статье 1254 ГК РФ, предоставляющей право защиты исключительного права только «исключительному» лицензиату (естественно, не считая лицензиара), а, во- вторых, здравому смыслу. Поскольку количество неисключительных лицензий не ограничено, постольку бессмысленно наделять лицензиатов правом защиты от действий третьих лиц.

По мнению И.С. Чупрунова, «выдача неисключительной лицензии не приводит к переходу исключительного права к лицензиату, а влечет лишь обременение этого права... Путем возложения на себя договорной обязанности лицензиар лишь ограничивает в отношении неисключительного лицензиата действие своего запрета, адресованного неопределенному кругу лиц»^[111]. В соответствии с действующим законодательством неисключительная лицензия никоим образом не обременяет права лицензиара. Он по-прежнему в полной мере может использовать интеллектуальную собственность. Основаниями сохранения такой монополии лицензиара являются 1) нематериальный характер объекта исключительного права, 2) легальное определение простой лицензии (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ), сохраняющее за лицензиаром, право выдачи лицензий другим лицам, 3) отсутствие у «неисключительного» лицензиата права защищать права, которые были ему предоставлены по лицензии, от посягательства третьих лиц (ст. 1254 ГК РФ).

Логичнее было бы рассматривать возможность считать ограничением исключительного права не простую лицензию, а исключительную, а также иные виды лицензий, предусматривающие ограничение права лицензиара выдавать лицензии (например, полные). Как было сказано выше, выдача исключительной лицензии ограничивает право лицензиара по распоряжению исключительным правом посредством выдачи лицензий с аналогичными пределами использования результата интеллектуальной деятельности или

средства индивидуализации. Согласно абз. 2 п. 1 Правил подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утвержденных приказом Роспатента от 30 ноября 1994 г.^{[112] [113], заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию не может быть подано при наличии зарегистрированного в Роспатенте лицензионного договора о передаче права на использование соответствующего объекта промышленной собственности, по условиям которого патентообладатель лишен права выдавать лицензии до истечения срока действия договора. Вместе с тем, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, ’ патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров, коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства образования и\' науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 321 (п. 9.3) не предусматривает основания отказа в принятии заявления, аналогичного закрепленному в Правилах. Это представляется упущением законодательства, поскольку открывает}

возможность для недобросовестного поведения и злоупотреблений со стороны правообладателя.

В этой связи исключительную лицензию (так же как и другие виды лицензий, ограничивающие лицензиара в праве выдачи лицензий) можно считать «арендой права использования в предусмотренных пределах результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации»: исключительный лицензиат приобретает монополию на использование исключительной собственности в определенных пределах, как и арендатор, который aBHfleTcav владельцем вещи как объекта, который не может быть использован разными лицами (по различному назначению). И подобно тому, как аренда ограничивает право собственности, права исключительного лицензиата ограничивают исключительное право лицензиара. Однако в отличие от аренды предмет исключительной лицензии может находиться* у разных «арендаторов»-лицензиатов одновременно.

Кодексом предусмотрена презумпция неисключительности .лицензии. В соответствии с п. 2 ст. 1236 ГК РФ «если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной)». Аналогичная норма содержалась в п. 4 ст. 30 Закона об авторском праве. Обобщая судебную практику, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пояснил: «То обстоятельство, что в договоре нет словосочетания “исключительные права” для обозначения предмета договора не дает основания считать приобретенные права неисключительными. Буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений, сопоставление отдельных его условий между собой, смысл договора в целом и его цель, то есть толкование договора, проведенное судом в соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, не оставляют сомнений в отношении характера полученных истцом прав как исключительных»^[114].

Новеллой части четвертой ГК РФ является выделение «смешанного» лицензионного договора. Согласно п. 3 ст. 1236 ГК РФ, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные п. 1 ст. 1236 ГК РФ для исключительных и простых лицензий. «Смешанная» лицензия, однако, была известна науке. Так, M.JL Городисский писал: «В практике часто встречаются случаи; сочетания в одном, договоре условий об исключительной лицензии и условий о простой лицензии»^[115]. .

«Смешанными» в литературе : называли также; лицензионные договоры, сочетающие в себе черты лицензионных договоров: о предоставлении права использования объекта промышленной; собственности и договоров о передаче

ноу-хау^[116]. _;

\\

Доктрина выделяет и иные виды лицензионных договоров. Так, выделяют полную лицензию, при которой лицензиат на определенный срок получает право монопольного использования интеллектуальной\' собственности^[117], «лицензиар уступает лицензиату полностью все права на использование изобретения (секреты производства) в течение всего срока действия договора»^[118]. В качестве дополнительных признаков выделяют отказ лицензиара от права самостоятельно использовать охраняемый объект^[119], а также право лицензиата выдавать сублицензии^{[120] [121]. Полная лицензия также рассматривается как «возведенная в абсолют исключительная лицензия; когда лицензиар не оставляет за* собой никаких прав, помимо передаваемых лицензиату» . По мнению И.А. Зенина, «этот договор от уступки патента фактически отличает лишь срок. По истечении обусловленного договором срока все права на объект вновь имеет сам патентообладатель»[122] [123]. Причины неприемлемости данной точки зрения - те же, что были приведены в опровержение выводов М.А. Мирошниковой.}

Договор, предусмотренный п. 14 Постановления Пленума № 5/29, согласно которому за лицензиаром не сохраняется право самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, может считаться договором полной лицензии только при условии, что на его основании переданы все права лицензиара. Иначе договор, предусмотренный п. 14 Постановления Пленума № 5/29, составляет

самостоятельный вид лицензии. \'

Единственная, или единоличная, лицензия также запрещает лицензиару выдачу разрешений на использование интеллектуальной собственности на определенной территории третьим лицам в течение срока действия лицензионного договора. В качестве отличия от исключительной лицензии выделяют отсутствие в единственной лицензии запрета лицензиару на

л

использование охраняемого объекта на той же территории.. Однако с изменением легального определения исключительной лицензии единоличную лицензию следует рассматривать как исключительную лицензию.