Правовая природа договора об использовании объектов авторского права в качестве обозначений (товарных знаков)

Договор является универсальным правовым инструментом, который дает возможность вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в гражданский оборот, то есть их эффективного использования в экономике в качестве ресурсов.

Важность правильного составления договоров не вызывает сомнений: выбор условий, ответственности сторон, порядок и способы

распространения, связана с внедрением современной технической базы, которая дает возможность находить новые пути коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, в том числе непосредственно интересующих нас объектов авторского права (произведений) и товарных знаков.

В советском гражданском праве для характеристики способов передачи прав на произведение использовался термин «авторский договор», и были сформированы два противоположных взгляда на его правовую природу: теория «уступки» и теория «разрешения». Сторонники первой точки зрения (Серебровский В.И., Савельева И.В., Гаврилов Э.П. и др.) в своих работах указывали, что автор по авторскому договору может переуступать свои авторские права другим лицам. Сторонники же второй теории (Антимонов ^[91]

Б.С., Флейшиц Е.А., Никитина М.И., Дозорцев В.А. и др.) полагали, что при заключении авторского договора автор только выдаёт организации разрешение на использование своего произведения, и его авторские права в этой связи нисколько не уменьшаются, а сохраняются за автором в полном объёме. При этом отношения автора и организации-контрагента, имеющие обязательственный характер, не направлены на переход исключительного права.

Современное состояние законодательства об интеллектуальных правах позволяет говорить о том, что данный спор разрешён путем включения в ГК РФ обеих конструкций договоров.

Договор о передаче исключительного права имеет гражданскоправовой характер и является самостоятельным наряду с другими гражданско-правовыми договорами.

особенностей о передаче исключительного права и его разновидностей позволяет отграничить этот договор от других видов договоров и, прежде всего, от трудового договора и других гражданско-правовых договоров, таких как договор подряда, договор купли-продажи, договор коммерческой концессии, договор доверительного управления и др.

Как и любой вид гражданско-правового договора, договоры о передаче исключительного права подразделяются на отдельные разновидности, отличающиеся друг от друга рядом специфических характеристик. Возможно выделение целого ряда критериев классификации, ориентируясь на которые проводится разграничение указанных договоров.

Так, используя критерий способа использования договоры о передаче исключительного права на произведение можно разделить, например, на издательский договор, постановочный договор, сценарный договор, договор о депонировании рукописи, договор о публичном исполнении, договор художественного заказа и др. ^[92]

На основании того, выступает ли предметом договора исключительное право на уже имеющееся, созданное произведение либо на произведение, которое еще только необходимо создать в будущем, различают: договор авторского заказа и договор, по которому передаются права на уже созданное произведение. При этом наибольший интерес представляет договор авторского заказа, т.к. его специфика, условия и характер работы позволяют некоторым авторам относить его не к договорам о передаче исключительного права, а к договорам подряда. Однако подобную точку зрения нельзя считать обоснованной, поскольку законодатель совершенно чётко относит договор авторского заказа к первой категории договоров.

После того, как вступила в силу часть четвертая ГК РФ, законодательством была урегулирована возможность заключения следующих видов договоров об использовании объекта авторско-правовой охраны:

• договор об отчуждении исключительного права на произведение, предполагающий передачу исключительного права на него в полном объеме (нормы о данном виде договора не были предусмотрены в ранее действовавшем авторском законодательстве);

• лицензионный договор о предоставлении права использования произведения лишь лицензиату (исключительная лицензия);

• лицензионный договор о предоставлении права использования

произведения одному или нескольким лицензиатам (простая

(неисключительная) лицензия).

Охарактеризуем каждый из этих договоров на предмет того, насколько эффективно его использование для передачи прав на произведение в целях его регистрации в качестве товарного знака.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение

По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права (статья 1285 ГК РФ).

Новелла действующего авторского законодательства о возможности отчуждения автором исключительного права на произведение в полном объеме на основании заключаемого им договора вызвала многочисленные споры как среди ученых-цивилистов, так и в правоприменительной практике. Необходимо отметить, что передача прав в полном объеме ранее была характерна только для сферы промышленной собственности, а для авторского права это новелла правового регулирования. Согласно ранее действовавшему закону Российской Федерации от 09.07.1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», утратившему силу с 1 января 2008 г., передача прав на использование произведений происходила посредством заключения договоров о передаче исключительных прав либо о передаче неисключительных прав.

Практически нормы о возможности полной передачи исключительного права нивелируют все направленные на защиту прав и законных интересов авторов условия о видах и способах использования исключительного права, о сроке, территории действия договора, характере использования

произведения, нормы о возможности дальнейшей передачи прав лишь с согласия автора и другие установленные в законе гарантии. Поэтому заключение такого рода договоров требует особенно тщательной правовой работы по подготовке и оформлению.

Несмотря на это, такого рода договоры, направленные на отчуждение исключительного права на произведение, получили широкое применение после принятия и вступления в законную силу части четвертой ГК РФ, поскольку их заключение соответствует желанию приобретателей исключительного права получить правовую определенность относительно обладания права на результат интеллектуальной деятельности.

Форма договора об отчуждении исключительного права является письменной, причем ее несоблюдение влечет недействительность договора.

Государственная регистрация данного договора не является необходимой, так как указанное требование для договоров в сфере авторского права не предусмотрено нормами ГК РФ. Исключением из этого правила выступает обязательность регистрации тех договоров, которые были заключены в отношении передачи прав на зарегистрированные программы для ЭВМ или базы данных в соответствии со статьей 1262 ГК РФ.

Как указано в пункте 3 статьи 1234 ГК РФ, по договору об отчуждении исключительного права на произведение на приобретателя возлагается обязанность уплаты правообладателю предусмотренного договором вознаграждения, если иное не предусмотрено условиями договора. При этом закон предусматривает правило, согласно которому в случае отсутствия в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения данный договор будет считаться незаключенным. При этом правила об определении цены такого договора по нормам п.3 ст.424 ГК РФ о текущей цене в данном случае не применяются.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что договор об отчуждении исключительного права на произведение может быть представлять собой как возмездный, так и безвозмездный договор, но в него обязательно должны быть включено условие, касающееся размера подлежащего выплате вознаграждения, либо содержаться указание на то, что исключительное право по этому договору передается безвозмездно. Иначе такой договор нет оснований считать заключенным, а использование по нему произведения- не соответствующим нормам законодательства Российской Федерации.

В случае, когда договором не предусматривается иной момент перехода исключительного права на произведение, такой переход к приобретателю происходит в момент заключения договора, на основании п.4 ст.1234 ГК РФ.

Отдельно в п.5 ст.1234 ГК РФ предусмотрены последствия, наступающие при существенном нарушении приобретателем своей обязанности по выплате вознаграждения правообладателю.

В соответствии со ст.1290 ГК РФ ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение ограничивается суммой реального ущерба, причиненного лицу, осуществившему

приобретение исключительного права, причем по условиям договора размер ответственности в данном случае может быть только понижен, его повышение не допускается.

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, приобретение исключительного права само по себе абсолютно не обеспечивает его приобретателю монопольной возможности использования произведения. Это связано с тем обстоятельством, что в период до заключения договора отчуждения исключительного права правообладатель мог заключить неограниченное число лицензионных договоров (исключительных и неисключительных лицензий). На этот счет имеется прямое указание в п.7 ст.1235 ГК РФ, в соответствии с которым произошедший по договору об отчуждении исключительного права переход данного права к новому правообладателю не служит основанием для изменения или расторжения лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения, ранее заключенных правообладателем.

Здесь можно провести аналогию с правовой конструкцией, предусмотренной в нормах части 2 ГК РФ, когда имеет место сохранение действия договоров аренды в случае, когда происходит переход права собственности на арендованное имущество.

В силу этого при формулировании условий договоров отчуждения исключительного права на произведение представляется целесообразным как можно более детально конкретизировать основные характеристики заключаемого договора.

На наш взгляд, помещение такого рода положений среди условий договора способно исключить или снизить вероятность его оспаривания автором либо другим заинтересованным лицом, как минимум, по основанию введения в заблуждение относительно природы, существа, основных характеристик заключенного договора.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.

Лицензия в переводе с латинского «licentia» значит «разрешение».

Определение лицензионного договора дано законодателем в абзаце 1 пункта 1 статьи 1235 ГК РФ, в соответствии с которым лицензионный договор - это договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В самом общем виде юридическая конструкция лицензионного договора представляет собой следующее.

Заключение лицензионного договора предполагает, что одна сторона договора, именуемая лицензиаром или правообладателем, предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне договора, именуемой лицензиатом, пользователем, правоприобретателем, право использования произведения не в полном объеме, как это происходит договору об отчуждении исключительного права на произведение, лишь в пределах тех правомочий, которые определяются в условиях лицензионного договора.

Исходя из формулировки понятии лицензионного договора,

приведенной в ст. 1286 ГК РФ, данный договор может носит разную природу, его условия могут соответствовать конструкции консенсуального либо

реального договора. В первом случае он будет считаться заключенным в момент достижения сторонами соглашения обо всех существенных условиях договора в требуемой законом форме. Во втором случае он будет признаваться заключенным только после того, как начато его исполнение, и именно сторонами совершены определенные действия, как-то, передача исключительного права, выплата предусмотренного договором

вознаграждения и т.п.

По общим правилам, содержащимся в ст.1235 ГК РФ, лицензионный договор заключается в письменной форме, и в случае несоблюдения указанного требования подлежат применению последствия, обозначенные в п.3. ст. 1235 ГК РФ и состоящие в недействительности лицензионного договора. Они применяются, если иное не предусмотрено нормами ГК РФ. Специальная же норма ст. 1286 ГК РФ, касающаяся лицензионного договора о предоставлении права использования произведения, такого рода последствия несоблюдения письменной формы договора не предусматривает.

Из данного правила об обязательности соблюдения письменной формы лицензионного договора о передаче права использования произведения закон предусматривает следующие исключения:

1) лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может заключаться в устной форме (пункт 2 статьи 1286 ГК РФ);

2) лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в форме так называемой оберточной лицензии. Это предполагает изложение условий данного договора на экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на их упаковке. Такой договор рассматривается как договор присоединения, а действием, выражающим согласие на его заключение, признается начало использования произведения или базы данных: «Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора» (п.3 ст.1286 ГК РФ).

В отношении возмездности (безвозмездности) лицензионного договора действуют правила, аналогичные нормам о договоре отчуждения исключительного права на произведение. Исходя из этого, данный договор может являться безвозмездным, однако об этом должно присутствовать четкое указание в условиях договора. В случае отсутствия такого указания лицензионный договор в соответствии с п.5 ст.1235 ГК РФ представляет собой по умолчанию возмездный договор. Если же условия договора не содержат указания на его безвозмездность, но вместе с тем размер вознаграждения или порядок его определения не урегулированы в договоре, то такой договор следует считать незаключенным в соответствии с нормами п.5 ст. 1235 ГК РФ и п.4 ст. 1286 ГК РФ.

Форма вознаграждения может быть различной - фиксированные платежи (разовые или периодические), процентные отчисления от дохода (выручки), сочетание данных платежей или в иной форме, например, выполнение работ, оказание услуг, предоставление имущества и т.п. (п.4 ст.1286 ГК РФ). Выбор формы зависит лишь от усмотрения сторон договора, закон не содержит императивных указаний по этому поводу.

Тем не менее, в законе установлены некоторые ориентиры, касающиеся минимального размера вознаграждения. В соответствии с п.4 ст.1286 ГК РФ Правительство Российской Федерации наделено правом установления минимальных ставок авторского вознаграждения, причем предусмотрена потенциальная возможность их введения применительно к любым видам использования произведений, по усмотрению Правительства Российской Федерации.

Так, в настоящее время действуют следующие постановления Правительства Российской Федерации по указанным вопросам ставок вознаграждения применительно к авторскому праву и смежным правам:

• постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. №218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства»;¹

• постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 1998

г. №524 «О минимальных ставках вознаграждения авторам

кинематографических произведений, производство (съемка) которых

2

осуществлено до 03.08.1992»;

• постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996

г. №614 «О ставках вознаграждения исполнителям

3

за некоторые виды использования исполнения (постановки)».

Вместе с тем в настоящее время становится очевидным, что назрела объективная необходимость принятия новых нормативно-правовых актов по вопросам минимальных ставок авторского вознаграждения, тем более, что в правоприменительной практике наиболее эффективно применяются лишь отдельные нормы постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. №218.

Помимо перечисленных нормативных актов, по вопросам заключения и исполнения лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения подлежат применению также некоторые общие положения части 4 ГК РФ - ст.1235-1238 и ст. 1240.

Норма ст.1235 ГК РФ содержит важное правило о том, что лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, в связи с чем право использования произведения способами, ^{[93] [94] [95] прямо не перечисленными в условиях лицензионного договора, не считается предоставленным лицензиату.}

Еще одно условие лицензионного договора касается территории его действия, то есть территории, в пределах которой разрешается использование произведений. Если такая территория использования в договоре не указана, лицензиату принадлежит право использования произведения лишь на территории Российской Федерации.

Срок действия договора, то есть период правомерного использования произведения по условиям заключенного сторонами лицензионного договора, устанавливается сторонами самостоятельно. Однако если он в лицензионном договоре не определен, это не влечет недействительности договора, такой договор считается заключенным на пятилетний срок.

В соответствии с п.6 ст.1235 ГК РФ лицензионный договор обязательно должен включать следующие условия:

во-первых, предмет договора, то есть указание на то произведение, право использования которого предоставляется по заключаемому договору;

во-вторых, способы использования произведения, примерный, неисчерпывающий перечень которых приведен в ст. 127 ГК РФ.

Поскольку предмет договора, по общим положениям о гражданскоправовом договоре, выступает его существенным условием, и лицензионный договор в этом отношении не является исключением, то договор, не содержащий указания на его предмет - то есть конкретное произведение и (или) не позволяющий определить разрешенные лицензиату способы использования произведений, являются незаключенными.

Переход от одного лица к другому исключительного права на произведение не влияет на действительность лицензионного договора: он сохраняет свое действие согласно правилам, содержащимся в п.7 ст. 1235 ГК РФ.

Однако в п.4 ст.1235 ГК РФ имеется специальное указание на то, что срок лицензионного договора не может составлять более длительный период, чем срок действия исключительного права. Это правило обусловлено тем обстоятельствам, что по истечении периода действия исключительного права произведение поступает в общественное достояние и может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения.

Признаки, позволящие разграничивать разновидности лицензионных договоров (исключительную и неисключительную лицензии), содержатся в ст.1236 ГК РФ:

1) простая (неисключительная) лицензия предполагает возможность предоставления права использования произведения не только лицензиату, но и любым другим лицам с сохранением за самим лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий;

2) исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Кроме того, лицензиар не вправе сам использовать произведение в пределах, в которых право его использования предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

По умолчанию, если условия лицензионного договора не предусматривают иного, лицензия предполагается простой (неисключительной).

В пункте 3 статьи 1236 ГК РФ специально оговорено, что в одном и том же лицензионном договоре в отношении разных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия, предусмотренные для различных видов лицензионных договоров. Так, например, может предусматриваться исключительная лицензия в отношении одного или нескольких способов использования, и неисключительная лицензия - в отношении других.

Ст.1237 ГК РФ предусматривает обязанность лицензиата по предоставлению лицензиару отчетов относительно использования произведения, если в условиях договора не предусмотрено иное. В случае, когда в договоре отсутствуют положения, касающиеся срока и порядка предоставления такого рода отчетов, они должны быть предоставлены по требованию лицензиара.

В качестве гарантии осуществления лицензиатом права использования произведения, предоставленного ему в установленных договором пределах, в п.2 ст.1237 ГК РФ предусмотрено правило о том, что в течение срока действия лицензионного договора лицензиар (правообладатель) обязан воздерживаться от любых действий, способных затруднить осуществление указанного права.

Г арантией прав другой стороны лицензионного договора - лицензиара - выступает норма п.3 ст.1237 ГК РФ, согласно которой предусмотрена ответственность лицензиата за нарушение исключительного права на произведение, состоящее в использовании произведения теми способами, которые не предусмотрены лицензионным договором, либо осуществление такого использования после истечения срока или прекращения действия договора по иным основаниям, либо использование произведения иным образом с выходом за пределы прав, предоставленных по договору.

Еще одной гарантией прав лицензиара (правообладателя) является предусмотренная для него в п.4 ст.1237 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков в случае нарушения лицензиатом его обязанности выплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования произведения.

Далее нужно сказать несколько слов также о сублицензионном договоре.

Сублицензия (сублицензионный договор), согласно ст.1238 ГК РФ, представляет собой договор о предоставлении права использования произведения, заключаемый лицензиатом с иными лицами в соответствии с условиями лицензионного договора, заключенного им с лицензиаром.

Заключение сублицензионных договоров, по которым лицензиат, получивший по лицензионному договору право использования произведения, может предоставлять иным лицам право использования такого произведения, в соответствии со ст.1238 ГК РФ допускается лишь при наличии на то письменного согласия лицензиара (правообладателя), выраженного непосредственно в лицензионном договоре, заключенном с лицензиатом, либо в дополнительном соглашении или ином письменном документе, предоставленном лицензиаром (правообладателем).

Другими особенностями сублицензионного договора являются:

1) ограниченность передаваемых для использования по данному договору прав: по сублицензионному договору права могут предоставляться только в пределах тех прав и тех способов использования, которые были предусмотрены лицензионным договором;

2) ограниченность срока действия сублицензии сроком основного договора: сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора, поэтому по окончании срока действия лицензионного договора все сублицензионные договоры, заключенные лицензиатом, прекращают свое действие;

3) лицензиат несет ответственность перед лицензиаром (правообладателем) за действия сублицензиата, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Помимо этих особенностей, заключение и исполнение сублицензионного договора происходит в порядке, аналогичном заключению и исполнению лицензионного договора, к сублицензионному договору в полной мере применимы соответствующие нормы о лицензионных договорах (п.5 ст.1238 ГК РФ). Из этого, в частности, следует, что сублицензия может быть, так же как и лицензионный договор, исключительной и неисключительной.

Заключать сублицензионные договоры можно неограниченное количество раз, если это позволяют условия первоначального лицензионного договора. В связи с этим встречающееся в правоприменительной практике разграничение лицензионных договоров на «основные», «первичные» и сублицензионные является достаточно условным.

В связи с вышеизложенным становится очевидной целесообразность перед заключением каждого договора, предполагающего использование произведений, проведения правового анализа тех положений лицензионного договора, которые либо в обязательном порядке должны присутствовать в

нем, поскольку при невключении их в договор, если не указано иное, применению подлежат нормы части 4 ГК РФ, касающиеся 5-летнего срока использования, территории использования - в пределах Российской Федерации, неисключительности лицензии и невозможности

сублицензирования.

Следует также учитывать то обстоятельство, что способы использования произведения, обозначенные в условиях лицензионного договора (в частности, публикация книги или журнала, выпуск CD или DVD- дисков и т.п.), могут лишь частично повторять действия, перечисленные в п.2 ст.1270 ГК РФ (воспроизведение, распространение, импорт, прокат и т.д.).

При заключении лицензионного договора представляется

целесообразным включать в его условия положения, касающиеся предполагаемого способа использования произведения в соответствии с его обозначением, обычно применяемым в правоприменительной практике, а также открытого (неисчерпывающего) перечня тех действий, которые разрешены лицензиаром (правообладателем) в целях реализации предусмотренного договором способа использования произведения.

С позиции автора или иного правообладателя (лицензиара), в некоторых ситуациях в процессе заключения наиболее значимых и сложных договоров имеет смысл, помимо этого, дополнительно включать в их условия, помимо указания на способы использования, осуществлять которые лицензиату разрешается по этому договору, также запреты на реализацию права использования определенными способами, то есть те действия, которые лицензиат не имеет права совершать по данному договору. Такая детализация условий договора может показаться излишней, однако она эффективно устраняет двоякое толкование условий договора в будущем.

Ранее действовавшее законодательство предполагало использование при формировании условий договора так называемых типовых авторских договоров, тем не менее, в практической деятельности могут быть использованы самые различные формы, носящее рекомендательный характер.

Что касается ответственности за нарушение условий лицензионного договора, то при исследовании данного вопроса мы не будем обращаться к основаниям наступления административно-правовой и уголовно-правовой ответственности, поскольку это выходит за рамки объекта и предмета нашего исследования, обратимся лишь к изучению некоторых аспектов наступления гражданско-правовой ответственности его сторон.

Данная ответственность является одной из разновидностей договорной ответственности, так как ее наступлению предшествует заключение договора между сторонами. Цель данной ответственности состоит в восстановлении за счёт нарушителя нарушенных прав и законных интересов потерпевшей стороны.

В соответствии со ст.1290 ГК РФ, по лицензионному договору автор отвечае лишь в пределах суммы реального ущерба, причиненного другой стороне - лицензиату, и такой размер ответственности автора не может быть увеличен, его можно только уменьшить, согласно условиям договора, сформулированным его сторонами. Установление законодателем данного ограничения, на наш взгляд, способствует поощрению интеллектуального труда, в некоторой степени стимулируя создание произведений и вовлечение их в гражданский оборот.

В качестве особенностей ответственности сторон по лицензионному договору следует назвать также невозможность применения принципа реального исполнения. И это закономерно, поскольку невозможно, в частности, принудить автора создать произведение в соответствии с договором авторского заказа в случае, когда он не смог это сделать в принципе либо когда он создал произведение, не соответствующее требованиям заказчика по договору. В свою очередь, невозможно принудить и другую сторону - заказчика - использовать произведение, если характеристики произведения не удовлетворяет его потребности. Указанные особенности определяются самим характером творческой деятельности, спецификой ее осуществления, - не всегда желаемый результат достижим, в ряде случаев имеется потенциальная вероятность так называемой «творческой неудачи».

В отношении лицензиата ее основания, объём и форма его ответственности определяются в содержании договора, а также в ряде норм закона. В частности, возможно наступление ответственности лицензиата в случае нарушения им предусмотренной договором обязанности использования произведения; либо при причинении лицензиатом убытков, причиненных автору, например, вследствие утраты материального носителя произведения; за нарушение в процессе его использования целостности произведения и т.д. Поскольку данные основания ответственности непосредственно не регламентируются в нормах закона, то они должны быть сформулированы сторонами в условиях договора.

Ответственность других лиц по лицензионному договору наступает по общим положениям, в объеме, определенном гражданским

законодательством Российской Федерации, который может изменяться ограничиваться либо увеличиваться в соответствии с соглашением сторон.

Изменение и расторжение лицензионных договоров происходит согласно общим гражданско-правовым нормам о договоре. В силу этого лицензионный договор может быть изменён либо расторгнут его сторонами по следующим основаниям:

1) по соглашению сторон (п.1 ст.450 ГК РФ) его изменение и расторжение происходит в той же форме, в которой был совершен договор (пункт 1 статьи 452 ГК РФ);

2) в одностороннем порядке изменение и расторжение договора осуществляется по решению суда (п.2 ст.450 ГК РФ). Оно может быть вынесено в следующих случаях:

а) существенное нарушение договора другой стороной;

б) в случаях, предусмотренных ГК РФ, иными законами или договором.

3) односторонний отказ от договора, если он допускается в соответствии с законом или соглашением сторон (пункт 3 статьи 450 ГК РФ).

В нормах части четвертой ГК РФ детализирован перечень таких ситуаций, в которых возможно изменение или расторжение лицензионного договора в одностороннем порядке.

Во-первых, возможность отказа от договора предусмотрена для лицензиара:

- при нарушении лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ);

- в случае нарушения лицензиатом предусмотренной в издательском лицензионном договоре обязанности начать использование произведения в установленный срок (п. 1 ст. 1287 ГК РФ);

- в случае неиспользования произведения по издательскому лицензионному договору в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования, ввиду отсутствия в данном договоре указания по поводу конкретного срока начала использования произведения по основаниям и в порядке, предусмотренным ст.450 ГК РФ.

Во-вторых, такая возможность одностороннего отказа от лицензионного договора предусмотрена для заказчика (лицензиата) по истечении льготного срока, предоставленного автору для завершения работы над произведением по договору авторского заказа, а также непосредственно по окончании срока, установленного договором для его исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает интерес к договору (п.3 ст.1289 ГК РФ).

Помимо перечисленных, можно привести иные основания

прекращения лицензионных договоров, обусловленные особенностями их правовой природы.

Основания, не зависящие от воли сторон, могут быть, в частности, связаны:

а) с объектом, а именно, с утратой произведением признаков объекта авторско-правовой охраны (переход произведения в общественное достояние, истечение срока действия исключительного права на произведение и т.п.). Необходимо, однако, отметить, что в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в отличие от вещей, предметов материального мира, невозможно уничтожение и повреждение, износ в процессе их использования отсутствует, что исключает возможность применения такого основания прекращения договора, как гибель объекта правоотношения;

б) с субъектами прав - например, прекращение деятельности юридического лица в отсутствие правопреемства, либо виновное поведение одной из сторон, являющееся существенным нарушением норм

законодательства либо условий договора. Данную группу нарушений можно, в свою очередь, в зависимости от субъекта, совершившего нарушение, разделить на две категории:

- нарушения со стороны правообладателя (лицензиара), в частности, могут состоять в отсутствии исключительных прав в момент их передачи по договору; нарушении в период действия исключительной лицензии условия о недопустимости предоставления аналогичных прав другим лицам;

- нарушения со стороны пользователя (лицензиата) могут заключаться в неиспользовании объекта (в случае, когда такого рода обязанность предусмотрена договором, что приобретает особенное значение в ситуации, когда вознаграждение исчисляется в зависимости от размера дохода, полученного в результате использования объекта исключительного права); либо в непредоставлении необходимой для эффективного осуществления прав и обязанностей сторон информации, например, отчётов лицензиата об использовании произведения.

Итак, в случае, когда объект авторского права используется в качестве товарного знака, то урегулировать возникающие при этом споры возможно только посредством заключения договора. Права на произведение в целях регистрации в качестве товарного знака могут передаваться по следующим договорам:

1) договор об отчуждении исключительного права, однозначно регулирующий взаимоотношения сторон в этой ситуации;

2) лицензионный договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака.

Последний договор, предполагающий использование произведений в качестве товарных знаков, является гражданско-правовым договором,

посредством которого осуществляется передача исключительного права на произведение в обозначении, зарегистрированном в качестве товарного знака. Его можно определить, как соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна сторона - автор или наследник автора предоставляет исключительное право использования произведения (его части) в качестве товарного знака, а другая сторона - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязуется выплатить за это вознаграждение,

предусмотренное договором.

Именно этот последний договор представляется наиболее

оптимальным вариантом оформления взаимоотношений автора

и правообладателя товарного знака. Он позволяет конкретизировать способы использования произведения, подчеркнув тот факт, что права передаются в полном объеме, но для конкретной цели использования.

Кроме того, представляется, что для автора произведения достаточно важное значение при выдаче им разрешения на его регистрацию в качестве товарного знака имеет характер того товара, в отношении которого предполагается использовать данный товарный знак.

Учитывая изложенное, полагаем необходимым, чтобы в отношении произведений, срок действия авторского права на которые не истек, в разрешении автора (наследника) были четко обозначены товары и/или услуги в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, для индивидуализации которых автор (наследник) предоставляет разрешение на использование произведения. Такое разрешение должно быть выражено в письменной форме.

В целях унификации правоотношений, возникающих при получении согласия автора на регистрацию объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака предлагаем дополнить ГК РФ статьей 1286.2 следующего содержания:

«Статья 1286.2. Лицензионный договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака (исключительная лицензия)

1. Договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака - это соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна сторона - автор или наследник автора (правообладатель) предоставляет исключительное право использования произведения (его части) в качестве товарного знака, а другая сторона - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (приобретатель) обязуется выплатить за это вознаграждение, предусмотренное договором. Существенным условием такого договора является указание на товары и/или услуги в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, для индивидуализации которых правообладатель предоставляет разрешение на использование произведения (его части).

2. Договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права в качестве товарного знака должен быть заключен в письменной форме.

3. Если в течение трех лет с момента заключения договора, определенного договором, приобретателем не подана заявка на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, исключительное право на использование произведения (его части) в качестве товарного знака возвращается правообладателю. При этом вознаграждение, выплаченное правообладателю по договору, возврату приобретателю не подлежит.

Включение в договор положения о возврате правообладателем приобретателю такого вознаграждения - ничтожно».

При отказе автора в предоставлении согласия лицу, заинтересованному в регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака, предлагается ввести институт принудительной лицензии, то есть установить возможность получения права использования такого объекта авторского права (его части) в соответствии с решением компетентного государственного органа, поскольку монополизация ресурсов, в том числе и нематериальных, является негативным фактором в развитии экономики и культуры, и необходимо найти баланс между интересом коммерциализации

объектов авторского права (компаниями, которые обеспечивают

коммерческий оборот услуг и товаров) и исключительными правами авторов.

В частности, процесс создания аудиовизуальных произведений предполагает их рекламирование, изготовление сопутствующей продукции (игрушек, сувенирной продукции), права на которые наиболее эффективно охранять и защищать именно с использованием инструментов института товарного знака. Характер использования данной продукции соответствует способам осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренным в пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ - размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.