Основания и условия прекращения действия патента

Многочисленные сделки, направленные на использование объектов интеллектуальной собственности, защищенных патентом, приносят не только экономическую выгоду. Зачастую они нарушают исключительные права патентообладателей, порождая конфликтные ситуации и судебные споры, которые нередко заканчиваются признанием выданных патентов недействительными или досрочным прекращением их действия.

использования.

К сожалению, как показывает практика, рассматриваемая сфера общественных отношений регулируется такими нормами, которые позволяют конкурентам патентообладателей если не лишать их патентов, то, по меньшей мере, дестабилизировать деятельность путем оспаривания оснований и условий выдачи патентов и, соответственно, причинять им не только существенный имущественный вред, но и порочить деловую репутацию.

Так, Роспатентом был зарегистрирован патент Российской Федерации № 2125540 на изобретение «Способ очистки воды обработкой в подающем трубопроводе с катионным флокулянтом». В качестве патентообладателей в документе указаны граждане Б. и П.

В дальнейшем этот патент был приобретен индивидуальным предпринимателем. После заключения сделки акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось в палату по патентным спорам Роспатента с возражением против выдачи данного патента, сославшись на несоответствие спорного изобретения таким условиям патентоспособности, как «промышленная применимость» и «изобретательский уровень». Роспатент отказал в удовлетворении возражений. Не согласившись с решением Роспатента, акционерное общество обратилось в суд.

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, а также исходя из фактических обстоятельств дела, учитывая мнение привлеченного специалиста, результаты проведенных экспертиз и руководствуясь нормами законодательства, суд пришел к выводу о соответствии спорного изобретения условиям патентоспособности и отказал в удовлетворении заявленных требований^[103].

В приведенном случае истина восторжествовала. Однако если учесть силы, средства и время, затраченные патентообладателем на аргументацию легитимности патента, то становится ясно, что конкурентная борьба участников рынка охватила и интеллектуальную собственность. Поэтому основания и условия прекращения деятельности патента активно используются в процессе правоприменения.

Таким образом, существует актуальная проблема, касающаяся оснований и условий прекращения деятельности патента, которая заслуживает особого внимания.

Итак, параграф 6 («Прекращение и восстановление действия патента») гл. 72 («Патентное право») ГК РФ устанавливает два способа прекращения действия патента: во-первых, в соответствии со ст. 1398 ГК РФ патент может прекратить свое действие в связи с признанием его недействительным (полностью или частично); во-вторых, по основаниям, предусмотренным ст. 1399 ГК РФ, действие патента может быть досрочно прекращено. Следовательно, получение патента и его действие являются оспоримыми юридическими фактами. Кроме того, диспозиции приведенных норм указывают на то, что прекращение действия патента может быть осуществлено добровольно или принудительно в административном или судебном порядке по инициативе не только заинтересованного лица, но и

любого субъекта, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных нормами законодательства.

Этот вывод подтверждается положениями п. 2 ст. 1398 ГК РФ, согласно которым патент, выданный на объект промышленной собственности, может быть оспорен любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами Мп. 1 настоящей статьи Кодекса, при условии, что сроки действия исключительных прав на данные объекты промышленной собственности не истекли (п. 1-3 ст. 1363 ГК РФ). Использование законодателем термина «любое лицо» освобождает заявителя от обязанности доказывать, что выданный патент нарушает его права или законные интересы.

Важно отметить, что анализируемая норма предусматривает возможность оспаривания действительности патента путем подачи возражения^[104] в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В связи с отсутствием официально установленной формы возражения полагаю уместным сформулировать собственную позицию об этом виде деловой бумаги, согласно которой основное отличие возражения от заявления состоит в том, что в возражении излагаются аргументы, направленные на оспаривание части правоотношения и подтверждают правомерность просьбы, в то время как заявление обычно содержит детальный анализ сложившейся ситуации, завершающийся одной или несколькими просьбами (требованиями).

Пункт 1 ст. 1398 ГК РФ включает в себя пять подпунктов, которые содержат закрытый перечень оснований признания патента недействительным.

Во-первых, патент может быть признан недействительным полностью или частично, если объекты промышленной собственности не соответствуют условиям патентоспособности или являются способами клонирования человека и его клоном; способами модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; в объектах использованы человеческие эмбрионы в промышленных и коммерческих целях (подп. 1-3 п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Гражданским кодексом Российской Федерации требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным данным Кодексом требованиям к промышленным образцам, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Кроме того, в ст. 123 I^і ГК РФ (введена Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) законодатель предусмотрел новое самостоятельное основание признания недействительным патента, выданного на промышленный образец:

«Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия» (и.

Таким образом, если свести к единому целому все основания признания патента недействительным, которые составляют перечень, определенный в подпункте 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, можно сформулировать двуединый критерий признания патента недействительным частично или полностью. Это несоответствие заявленных объектов установленным Гражданским кодексом Российской Федерации условиям патентоспособности или нарушение императивного запрета на патентование.

Во-вторых, патент может быть признан недействительным полностью или частично из-за несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.

По мнению В.О. Калятина, практическая значимость этого основания признания патента недействительным полностью или частично состоит в том, что недостаточное раскрытие информации в заявке может как осложнить процесс получения патента, так и создать для патента (если он все же будет выдан) постоянную угрозу его оспаривания в будущем^[105].

Полагаю, что этот правильный вывод нуждается в дополнении, а именно: при оформлении заявки необходимо также учитывать факт наличия технических ошибок. Иными словами, вторым условием признания патента недействительным полностью или частично является недостаточное обоснование соответствия заявленного технического решения

установленным критериям и (или) наличие технических ошибок, допущенных при оформлении документов заявки.

Еще одно основание признания патента недействительным полностью или частично — присутствие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (и. 2 ст. 1378 ГК РФ), либо наличие в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, содержащих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (и.

С моей точки зрения, такие нарушения могут быть обусловлены как объективными, так и субъективными факторами. Дело в том, что право заявителя внести в документы заявки дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов императивно ограничено.

В то же время необходимость внесения дополнений, уточнений и исправлений может быть вызвана новыми результатами научной деятельности или практическими испытаниями заявленного объекта промышленной собственности (объективный фактор), желанием заявителя сохранить в тайне существенные элементы формулы изобретения или полезной модели, а также действиями специалистов Роспатента, раскрывающих существенные признаки промышленного образца, удаленные заявителем (субъективный фактор). Однако законодатель индифферентно относится к данным обстоятельствам. Юридическое значение имеет лишь одно условие: дополнения, уточнения и исправления не должны изменять заявку по существу.

Обратим внимание на новеллу, предусмотренную абзацем вторым п. 1 ст. 1378 ГК РФ: после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном п. 2-4 ст. 1386 ГК РФ, заявитель вправе однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения и внести соответствующие уточнения в описание. При этом важно, чтобы заявка на изобретение не изменилась по существу.

На первый взгляд может сложиться мнение, будто изменение формулы изобретения расширяет сферу действия исключительных прав. Однако, как показывает практика, чаще всего происходит обратный процесс: сфера действия исключительного права ограничивается, поскольку добавляется дополнительное условие^[106]. Такое сужение действия будущего исключительного права обычно производится заявителем, выявившим неточности в поданной заявке или получившим информацию по результатам проведенной экспертизы о непатентоспособности заявленного технического решения. Стремясь спасти результат интеллектуальной деятельности и получить патент, заявитель вносит изменения в формулу изобретения.

Аналогичный подход применяется и в правовых системах других стран. Как указано в пункте «с» ст. 100 Конвенции о выдаче европейских патентов (Европейской патентной конвенции) от 5 октября 1973 г., возражение против выданного европейского патента может опираться, в частности, на то, что предмет европейского патента выходит за пределы содержания заявки.

Анализируя зарубежный опыт получения патентов на объекты промышленной собственности, Э.П. Гаврилов полагает, что отечественное

законодательство сформулировано слишком жестко. По его мнению, основанием к признанию патента недействительным могут быть лишь те дополнительные материалы, которые расширяют техническую сферу действия исключительного права. Поэтому из перечня оснований признания патента недействительным полностью или частично следует изъять те дополнительные материалы, которые сужают сферу действия исключительного права^[107].

Разумность высказанного Э.П. Гавриловым предложения стоит признать очевидной.

Следующим основанием признания патента недействительным полностью или частично является нарушение норм ст. 1383 ГК РФ. Данное основание связано с объективными факторами: наличием нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета.

Как показывает практика, такие основания признания патента недействительным полностью или частично чаще всего возникают при разделении (выделении) заявок. Подтверждением обоснованности подобного вывода может служить решение Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2016 г. по делу № СИП-568/2016, один из спорных вопросов которого касался даты приоритета заявки.

В соответствии с Договором о патентной кооперации граждане П. и М. 5 октября 2009 г. подали в Роспатент международную заявку № ...784 на изобретение «Управление виртуальными символами», в которой содержалась многозвенная формула изобретения. 7 сентября 2010 г. международная заявка была переведена заявителями на национальную фазу, из нее выделена заявка № ...578 на изобретение «Электронное устройство с расширенными функциональными возможностями (варианты)». Согласно заключению

экспертизы, приоритет по этой заявке установлен по дате ее подачи (7 сентября 2010 г.).

По международной заявке № ...784 Роспатент принял решение от 26 апреля 2011 г. о выдаче патента Российской Федерации на изобретение, а по заявке № ...578 отказал в выдаче патента, поскольку на аналогичное электронное устройство установлен приоритет по международной заявке № ...784.

П. и М. не согласились с решением Роспатента. По их мнению, приоритет по заявке № ...578 должен быть установлен по дате подачи более ранней международной заявки № ...784, то есть от 5 октября 2009 г. Соответственно, патент, выданный по международной заявке № ...784, должен быть признан недействительным частично^[108].

И, наконец, основанием признания патента недействительным полностью или частично служит факт выдачи патента, в котором указаны недостоверные сведения об авторе (авторах) и (или) патентообладателе (патентообладателях), то есть в качестве автора или патентообладателя определены лица, не являющиеся таковыми в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо патент не содержит сведений о лицах, обладающих статусом автора или патентообладателя на основании норм данного Кодекса.

В современной практике нередко возникают конфликтные ситуации и судебные разбирательства, связанные с претензиями нескольких лиц на один и тот же результат интеллектуальной деятельности, которые можно проиллюстрировать конкретными примерами.

Так, Министерство обороны Российской Федерации (далее — Минобороны России, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам к обществу с ограниченной ответственностью «Юпитер-3» (далее —

общество «Юпитер-3», ответчик) с требованиями о признании недействительным патента Российской Федерации № 124946 на полезную модель «Прожектор» в части указания в этом документе в качестве патентообладателя общества «Юпитер-3» и о признании Российской Федерации единственным патентообладателем в лице Минобороны России.

В процессе судебного разбирательства суд установил, что патент Российской Федерации № 124946 на полезную модель «Прожектор» выдан по заявке № 2012138826 с приоритетом от 10 сентября 2012 г., определенным по дате подачи заявки, с указанием в нем общества «Юпитер-3» в качестве патентообладателя.

Однако, по мнению Минобороны России, право на получение патента на эту полезную модель принадлежит ему, поскольку данный объект был создан в результате проведения опытно-конструкторских работ (шифр «Филин»), на основании государственного контракта от 20 мая 2002 г. № 713... за счет бюджетных средств и является результатом научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик аргументировал свою позицию тем, что изделие «Филин» разрабатывалось в двух вариантах. Создание первого варианта осуществлялось с 2002 по 2007 год. В указанный период опытно-конструкторские работы были проведены с нарушением установленных норм, что привело к некачественной разработке изделия. Второй вариант изделия был разработан в период с 2008 по 2012 год. В это время финансирования от Минобороны России не поступало, поэтому исполнитель вынужден был выполнять работы за счет собственных и заемных средств. Таким образом, опытный образец «Филин», изготовленный в 2007 г., и станция оптических помех «Филин», принятая на вооружение в 2013 г., представляют собой совершенно разные изделия. Полезная модель «Прожектор» является структурным элементом станции оптических помех

«Филин» 2013 г., поэтому права на нее зарегистрированы без указания Российской Федерации.

Изучив материалы дела, выслушав доводы участвующих в нем лиц и их представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования Минобороны России, руководствуясь следующими обстоятельствами:

— заявка на выдачу патента на спорное изобретение была подана 10 сентября 2012 г., следовательно, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации;

— в соответствии с подпунктом 5 и. 1 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте лица, являющегося автором или патентообладателем;

— согласно и. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»^[109] права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу данного Постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной;

109

— в процессе судебного разбирательства необходимо установить, имеет ли объект по оспариваемому патенту военное, специальное и двойное назначение, а также создан ли он при выполнении научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет средств федерального бюджета;

— в соответствии со ст. 773 ГК РФ (в редакции, действовавшей в период исполнения государственного контракта) исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико- экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

— в соответствии с и. 1 ст. 1373 ГК РФ принадлежность прав на результаты интеллектуальной деятельности определяется государственным контрактом.

Оценив в комплексе ответы на поставленные вопросы и руководствуясь нормами действующего законодательства, Суд по интеллектуальным правам признал недействительным патент Российской Федерации № 124946 на полезную модель «Прожектор» в части указания патентообладателем общества с ограниченной ответственностью «Юпитер- 3», а также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель по заявке № 2012138826 с указанием в нем в качестве единственного

патентообладателя Российской Федерации в лице Министерства обороны^[110].

Все приведенные выше основания признания патента недействительным полностью или частично применимы лишь в течение

срока его действия (абз. 1 п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Причем указанная норма, не уточняя срока действия патента, содержит ссылку на п. 1-3 ст. 1363 ГК РФ, в которых установлены сроки действия исключительных прав на объекты промышленной собственности. Поэтому на первый взгляд может сложиться мнение, что в процессе правоприменения данная норма не должна вызывать вопросов. Однако диспозиция п. 2 ст. 1398 ГК РФ, несмотря на изменения, внесенные в ее редакцию Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, по-прежнему указывает на временные рамки патента — «в течение срока его действия». Хотя именно эта формулировка вызывала практические вопросы, а мнения ученых разделились.

В частности, некоторые известные отечественные цивилисты полагают, что в данном случае речь идет о предельных сроках действия патентов, поскольку ст. 1363 ГК РФ устанавливает максимальные сроки действия исключительных прав на объекты промышленной собственности. Например, Е.Н. Абрамова, комментируя ст. 1398 ГК РФ и опираясь на п. 1-3 ст. 1363 ГК РФ, указывает на точные сроки действия патента, выданного на объекты промышленной собственности^[111].

В то же время Э.П. Гаврилов отмечает, что подавляющее число выданных патентов «не доживает» до конца предельных сроков, указанных в ст. 1363 ГК РФ, прекращая свое действие ранее. Поэтому уважаемый профессор аргументирует научную позицию, в соответствии с которой в данном случае законодатель имеет в виду тот срок, когда исключительное право, вытекающее из патента, действует фактически. По мнению Э.П. Гаврилова, в абзаце первом п. 2 ст. 1398 ГК РФ подразумевается не

предельный (максимальный) срок действия патента, а тот срок, в течение которого владелец патента на деле осуществляет свое монопольное, исключительное право^[112].

Признавая научную ценность и практическую значимость имеющихся в российской цивилистической доктрине воззрений, сформулирую собственную позицию по данному вопросу. С моей точки зрения, сторонники толкования срока действия патента как максимально установленного не принимают во внимание, что Гражданский кодекс Российской Федерации допускает при наличии определенных оснований продление срока действия исключительного права на объекты промышленной собственности, которое сопровождается выдачей дополнительного патента. Так, в соответствии с и. 3 ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен.

С учетом изложенного полагаю, что точка зрения профессора Э.П. Гаврилова наиболее адаптирована к правоприменению.

Практическая важность вопроса о сроках действия патента подтверждается также в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»^[113] (далее — постановление Пленумов ВС и ВАС от 26 марта 2009 г. № 5/29). В данном Постановлении дано разъяснение, согласно которому при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, касающихся признания недействительным патента, следует иметь в виду, что недействительным может быть признан и тот патент,

действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено (п. 54).

Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 было принято до модернизации норм статей 1363 и 1398 ГК РФ, поэтому можно заключить, что приведенная правовая позиция двух высших судов нашла свое отражение в абзаце третьем п. 2 ст. 1398 ГК РФ, правда, с уточнением: по истечении срока своего действия патенты на объекты промышленной собственности могут быть оспорены только заинтересованными лицами. Иными словами, круг субъектов, обладающих правом обратиться с заявлением или возражением о признании патента недействительным полностью или частично по истечении срока его действия, сужен. В связи с этим возникает вопрос: зачем оспаривать патент, который уже не действует?

В.О. Калятин предлагает свой ответ на этот вопрос. По мнению уважаемого профессора, норма п. 2 ст. 1398 ГК РФ имеет существенную практическую ценность, так как прекращение действия патента не препятствует бывшему правообладателю обращаться с требованиями, направленными на защиту своего ранее существовавшего права^[114].

Аналогичного мнения придерживается Э.П. Гаврилов, который указывает, что в п. 54 постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 речь идет о тех редких случаях, когда на момент рассмотрения в Роспатенте возражения патент действовал. Однако, как отмечает Э.П. Гаврилов, после вынесения Роспатентом решения ситуация изменилась, поскольку патентный орган признал, что действие патента прекращено досрочно, и именно в таких случаях суд вправе рассматривать вопрос о признании патента недействительным. Далее профессор Гаврилов обращает

внимание на то, что из положений постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 косвенно можно сделать следующий вывод: по общему правилу, если патент прекратил свое действие, то Роспатент уже не правомочен рассматривать вопрос о признании его недействительным. Но, вероятно, данный вопрос в указанном Постановлении вообще не затрагивается и не решается¹¹³.

С моей точки зрения, с этим выводом следует согласиться.

Анализируя основания прекращения действия патента, необходимо назвать еще два таких основания.

Первое основание — добровольное желание патентообладателя, выраженное в поданном в Роспатент или иной уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявлении о досрочном прекращении действия патента. Важно отметить, что подача такого заявления сопровождается уплатой соответствующей пошлины.

Второе — фактическое прекращение уплаты патентообладателем ежегодной государственной пошлины за поддержание патента в силе.

Если верить мнению практиков, первое основание им незнакомо: гораздо чаще патенты прекращают свое действие по второму основанию, то есть из-за неуплаты пошлины^{[115] [116]. И это не случайно, поскольку фактическое неисполнение обязанности, повлекшее установленные законом последствия, не требует соблюдения официальной процедуры уплаты пошлины, что, соответственно, уменьшает имущественное бремя патентообладателей.}

Не следует также исключать случаи, когда патентообладатель элементарно забыл уплатить пошлину или изменил свое мнение о досрочном прекращении действия патента. Разрешение этих правовых ситуаций

предусмотрено нормой ст. 1400 ГК РФ: действие патента может быть восстановлено компетентным федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Такое ходатайство принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, если соблюдены три условия:

— не истек общий срок действия патента;

— со дня истечения срока уплаты патентной пошлины прошло не более трех лет;

— уплачена штрафная пошлина за текущий год.

Сведения о восстановлении действия патента публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На первый взгляд может сложиться мнение, будто анализируемая проблема успешно решена. Между тем не следует исключать случаи, когда возникает право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ). Это происходит в период между датой прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене сведений о восстановлении действия патента, когда заинтересованное лицо начало использовать результат интеллектуальной собственности, права на который были удостоверены патентом, либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления. Как прямо указано в п. 3 ст. 1400 ГК РФ, данное лицо сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Интересно отметить, что субъект, обладающий правом послепользования, может передать его другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (и. 3 ст. 1358 ГК РФ), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления (и. 4 ст. 1400 ГК РФ).

Эти нормы можно квалифицировать как содержащие положения о наказании патентообладателей, которые не исполняли обязанность по уплате государственных пошлин за поддержание патента в силе. Хотя, если принять во внимание весьма редкие случаи заключения сделок по отчуждению предприятий, можно сделать вывод о том, что эти нормы не являются востребованными на российском рынке.

В данном контексте уместно вспомнить о праве преждепользования (ст. 1361 ГК РФ): лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381, 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное запатентованным объектам решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (и. 3 ст. 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Дело в том, что право послепользования возникает с даты публикации в официальном бюллетене информации о восстановлении действия патента (и. 3 ст. 1400 ГК РФ). В то же время право преждепользования возникает с даты приоритета заявленного к патентованию результата интеллектуальной деятельности (и. 1 ст. 1361 ГК РФ), то есть именно с даты подачи соответствующей заявки.

Стоит упомянуть, что в этом О.В. Ревинский усматривает несоответствие субъективных прав лиц на преждепользование и послепользование^[117]. Как мне представляется, такое суждение может быть предметом анализа со стороны не только специалистов, но и законодателя.

Уже отмечалось, что гражданским законодательством установлены две процедуры признания патента на объекты промышленной собственности недействительным полностью или частично — административная и судебная (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). В соответствии с административной процедурой решение принимает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, руководствуясь и. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ. Судебная процедура завершается вступившим в законную силу решением суда.

117

В результате административного или судебного разбирательства может быть принято решение о признании патента недействительным полностью или частично. На основании такого решения оспоренный патент аннулируется с даты подачи заявки на патент. В случае признания патента недействительным частично, на объект промышленной собственности выдается новый патент (п. 4 ст. 1398 ГК РФ). При этом нельзя не обратить внимания на последовательность юридически значимых действий Роспатента, направленных на признание патента недействительным частично. Приняв такое решение, Роспатент обязан выдать новый патент, содержащий скорректированные сведения об авторах или уточненную формулу патентуемого объекта, а затем аннулировать ранее выданный патент. Подобная последовательность позволяет патентообладателю пользоваться своими правами без перерыва.

К сожалению, как показывает практика, Роспатент иногда нарушает эту процедуру. Одну из таких ситуаций анализировал Э.П. Гаврилов и выявил, что Роспатент по уточненной заявке сначала признал патент частично недействительным, затем полностью его аннулировал и только спустя шесть месяцев выдал новый патент. Таким образом, права патентообладателя прервались^[118].

Казалось бы, эта и подобные ей ситуации должны послужить основанием для уточнения норм ст. 1398 ГК РФ. Однако обновленная

редакция указанной статьи (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) не устранила существующий пробел.

Вместе с тем п. 14 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец (утвержден приказом Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. № 811) содержит императивную норму: «Срок предоставления государственной услуги составляет пятьдесят рабочих дней»^[119]. Значит, установлен максимальный период времени, в течение которого можно получить новый патент.

Конечно, Регламент - это не закон. Поэтому думаю, что данная норма лишь частично устраняет существующий пробел законодательства, охраняющего права патентообладателя. Во всяком случае, практические ситуации свидетельствуют о возможности другого сценария развития событий. С учетом изложенного остановлюсь на данном моменте подробнее.

В период оспаривания патента на изобретение патентообладателю предоставляется право обратиться с заявлением о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный п. 1 ст. 1363 ГК РФ.

Устанавливая такое правило, законодатель хотя и предусмотрел правовые последствия для ранее выданного патента на изобретение, но не уточнил сроки их выполнения. Так, в соответствии сп. 3 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью, а на полезную модель выдается новый патент.

Роспатент и Минэкономразвития России предприняли попытку устранить этот пробел в законодательстве. В частности, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (далее — Регламент), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 315^[120], устанавливает для данного вида государственной услуги (рассмотрение поступившей заявки о преобразовании изобретения и экспертиза документов) максимальный срок — два месяца и две недели с даты поступления заявления о преобразовании заявки в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец (п. 91). Максимальный срок проверки дополнительных материалов, представленных в ответ на уведомление, указанное в п. 90 Регламента, составляет два месяца с даты их поступления. Таким образом, максимальный срок для рассмотрения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель составляет четыре с половиной месяца.

Казалось бы, вопрос решен. Между тем внимания заслуживает и то обстоятельство, что Регламент предоставляет право подать заявление о преобразовании несостоявшегося изобретения не только в полезную модель (в соответствии с п. 3 ст. 1398 ГК РФ), но и в промышленный образец. А это явно противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Конечно, у заявителя есть право преобразовать формулу несостоявшегося изобретения в признаки промышленного образца. Однако, соблюдая правила, установленные диспозицией ст. 1398 ГК РФ, Роспатент должен отказать такому заявителю в выдаче патента на изобретение или признать выданный патент полностью недействительным. И только после этого заявитель может обратиться с новой заявкой на получение патента на промышленный образец.

Сравнивая положения ст. 1398 ГК РФ и положения Регламента, можно сделать вывод о том, что Роспатент, предоставляя заявителю право преобразовать изобретение в промышленный образец, руководствовался интересами последнего. Впрочем, принцип главенства норм Гражданского кодекса Российской Федерации перед другими нормативными правовыми актами (ст. 3 ГК РФ) должны соблюдать не только частные лица, но и государственные органы любого уровня, а также органы местного самоуправления.

На основании изложенного полагаю, что нормы Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата необходимо привести в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возвращаясь к праву заявителя подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, следует отметить, что эта норма имеет логическое объяснение: в процессе оспаривания патента патентообладатель сомневается в возможности доказать соответствие заявленного технического решения требованиям, установленным к изобретению, и поэтому наделяет его признаками, которые сообразны с полезной моделью как охраняемым объектом промышленной собственности, то есть изменяет сущность изобретения, утрачивающего свой правовой режим. Патент, устанавливающий интеллектуальные права на данный объект промышленной собственности, также должен быть признан недействительным полностью, кроме того, на полезную модель потребуется выдать новый патент, а запись в реестре, указывающая на уже несуществующее изобретение, подлежит аннулированию.

Данный вывод коррелирует с диспозицией п. 7 ст. 1398 ГК РФ, в которой содержится фундаментальное правило: признание патента на объекты промышленной собственности недействительным означает отмену

решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на указанные объекты и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Понятно, что такие юридические действия, как отмена решения и аннулирование записи в реестре, не являются основанием для изъятия у патентообладателя оригинала бумажной формы патента. С правовой точки зрения — это уже не патент, а всего лишь утративший юридическую силу архивный документ, подтверждающий факт ранее существовавшего результата интеллектуальной деятельности — изобретения.

Здесь возникает другая очень важная проблема — защита исключительного права на объект промышленной собственности по измененной формуле в период, когда федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью. В таком случае решение Роспатента отменяется, ранее выданный патент аннулируется и выдается новый. Именно в этот промежуток времени и наступает правовой вакуум для патентообладателя (ранее выданный патент на изобретение уже не действует, а на полезную модель патент еще не выдан).

Предложенный законодателем вариант решения этой проблемы можно признать оптимальным — хотя и «задним числом», но права патентообладателя охраняются, и в случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются (абз. 2 п. 3 ст. 1398 ГК РФ).

По этому поводу в науке гражданского права ведется дискуссия.

Например, А.В. Залесов полагает, что рассуждения о необходимости сохранения возможности принудительной защиты исключительного права на объект по измененной формуле с даты выдачи аннулируемого патента (а не с даты выдачи нового патента взамен аннулируемого) при признании патента

по

недействительным частично представляют собой попытки изменения законодательства России, которые противоречат как правовой природе аннулирования патента, так и современным зарубежным стандартам признания патента недействительным^[121].

Иного мнения придерживается Э.П. Гаврилов: в частности, при вступлении в законную силу решения о том, что действие патента признается недействительным лишь частично, прежний патент (или, точнее, исключительное право, удостоверяемое патентом) продолжает свое действие на основе прежней заявки, прежнего решения о выдаче патента, прежней записи в соответствующем государственном реестре с учетом, однако, того, что в перечисленные документы вносятся изменения, вытекающие из решения о признании действия патента недействительным частично. При этом, как уточняет уважаемый профессор, решение Роспатента о выдаче прежнего патента отменяется, запись о прежнем патенте в государственном реестре аннулируется, но только одновременно с выдачей нового патента^[122].

Время, прошедшее с момента опубликования работ указанных авторов и до внесения изменений в ст. 1398 ГК РФ, показало, что законодатель пошел даже дальше ученых-юристов, так как модернизированная норма этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации императивна: патент на изобретение признается

недействительным полностью, однако приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

На мой взгляд, в данном случае более правильно говорить не о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, а о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Такой правовой подход позволит правомерно использовать термин

Ill

«преобразование», поскольку нельзя преобразовать патент на изобретение, который признан недействительным, в другой патент. Иное дело заявка, на которую у заявителя сохраняются приоритет и дата подачи.

Преобразование изобретения в полезную модель не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой уже поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в соответствии с п. 1 ст. 1366 ГК РФ, и данное заявление не отозвано на основании п. 3 этой же статьи Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента. Если же преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель правомерно, то приоритет и дата подачи заявки сохраняются, однако выдается патент на полезную модель (п. 3 ст. 1398 ГК РФ).

Практика показывает, что подобные ситуации непопулярны, поскольку они возникают тогда, когда заявитель ради освобождения от уплаты патентных пошлин сообщает о готовности заключить договор об отчуждении патента с любым заинтересованным лицом (ст. 1366 ГК РФ). Соответствующее заявление может быть сделано только до принятия решения по поступившей заявке, то есть в период отсутствия информации в отношении выдачи патента, что является существенным условием подачи

такого заявления.

Исключительность прав, удостоверенных патентом, подтверждается тем, что на идентичные объекты промышленной собственности, имеющие одинаковую дату приоритета, может быть выдан только один патент (ст. 1383 ГК РФ). Лица, одновременно подавшие заявки на идентичные объекты промышленной собственности, уведомляются об этом Роспатентом. Закон возлагает на них обязанность в течение двенадцати месяцев со дня направления указанного уведомления заключить между собой соответствующее соглашение и сообщить об этом в Роспатент, который затем выдает патент субъекту, определяемому соглашением между заявителями.

Если заявитель подает две заявки на один и тот же результат интеллектуальной деятельности, квалифицируя его в одной заявке как изобретение, а в другой определяя как полезную модель, то после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. При этом действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке (ст. 1394 ГК РФ). Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

Таким образом, на вопрос о возможности двойного патентования одного и того же результата интеллектуальной деятельности в качестве разных объектов промышленной собственности законодатель дает отрицательный ответ. Наряду с этим следует учитывать, что объекты промышленной собственности, применение которых в продукте или способе невозможно без использования уже охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет других объектов промышленной собственности, признаются зависимыми и могут использоваться только с разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.