Гражданско-правовые проблемы использования запатентованных объектов

С моей точки зрения, существует семь основных причин, обусловленных патентом, которые не позволяют достичь необходимого уровня охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере.

1. Отсутствие международной регистрации, предоставляющей право патентообладателю использовать патент в качестве трансграничного основания движения инноваций на рынке.

Этот вывод базируется на конкретном юридическом факте, а именно: несмотря на значительное количество соответствующих международно­правовых соглашений (конвенций), патенты имеют национальный правовой режим и для использования их на территории другого государства требуется подтверждение регистрации в каждой отдельной стране. Кроме того, международная процедура регистрации прав на объект промышленной собственности настолько сложна и дорогостояща, что права изобретателей в глобальном масштабе не защищаются. При этом богатые и крупные компании могут блокировать развитие мелких конкурентов за счет расширения своих патентных портфелей.

Бывший вице-президент IBM М. Фелпс в одном из интервью признался, что многие компании регистрируют патенты с целью не только зарабатывания прибыли, но и создания препятствий для конкурентов и получения новых рынков сбыта. Поэтому они подают заявки и приобретают патенты на незначительные усовершенствования уже существующих устройств, защищенных оригинальными патентами, то есть применяют «усовершенствованные» патенты, а затем инициируют судебные разбирательства с конкурентами и взыскивают значительные суммы

компенсаций за использование похожих результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере^[81].

Правовые системы многих стран мира, в том числе и России, используют зависимые изобретения уже несколько веков. Так, отечественный дореволюционный правопорядок включал в себя ранее упоминавшееся в настоящей работе Положение от 20 мая 1896 г.

В постановлении ЦИК и СНК Союза ССР от 12 сентября 1924 г. «О патентах на изобретения» был учтен опыт Российской империи в части дополнительного и зависимого патента. Например, получить зависимый патент можно было лишь по истечении годичного срока со дня выдачи основного патента.

В соответствии с современным российским законодательством такие изобретения, полезные модели или промышленные образцы называются зависимыми (ст. 1358¹ ГК РФ). Их использование в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более

ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца. Правда, из этого правила есть исключения, установленные ст. 1359 ГК РФ. Это перечень действий, не нарушающих исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Однако данным перечнем охватывается лишь ограниченная сфера общественных отношений.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа (и. 1 ст. 1358¹ ГК РФ).

Зависимое изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, полезную модель или промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми (п.

Нередки случаи, когда эти патенты принадлежат разным компаниям, которые могут использовать их только на основе заключенных между ними лицензионных договоров. В европейской практике и в США такие компании, например, как Майкрософт (Microsoft) и Сан Майкросистемз (Sun Microsystems), образуют патентный пул^[83].

Однако довольно часто патентообладатель зависимого результата по самым разным причинам не может получить разрешение на использование своего объекта от лица, имеющего патент на основной результат интеллектуальной деятельности. И тогда возникают не только юридические, но и экономические проблемы, которые вне всякого сомнения тормозят

развитие научно-технического прогресса. На сложность и многогранность этих вопросов обращают внимание известные ученые и практики. Как подчеркивает Э.П. Гаврилов, «проблемы «зависимости» изобретений относятся к очень большому кругу объектов»^[84]. Но более конкретно высказываются изобретатели.

Так, М.А. Карпеш на примерах показывает недостатки ныне действующего патентного законодательства России, а также аргументирует вредность зависимых патентов и подробно описывает способ получения вторичного патента, который, являясь самостоятельным документом, охраняет права на зависимый результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. В частности, автор предпринял попытку доказать, что любой субъект может получить патент, изменив одну-две позиции в формуле уже использующейся полезной модели, при этом первый патентообладатель не наделяется полномочиями запретить ему производить аналогичный продукт, поскольку у такого лица будет свой более поздний патент^[85].

А.С. Ворожевич озабочена ситуацией, сложившейся на рынке вторичных патентов на лекарственные препараты. Уважаемый автор констатирует факт наличия конфликта частных и общественных интересов в сфере патентных правоотношений, который обусловлен тем, что, с одной стороны, общество стремится максимально быстро использовать инновационные объекты, а с другой стороны, усилия разработчиков патентоспособного объекта направлены на эксклюзивное производство защищенных патентом товаров и их реализацию по монопольным ценам.

Получение вторичных патентов на отдельные элементы известного медицинского препарата, отмечает А.С. Ворожевич, как правило,

осуществляется с целью активизации недобросовестной конкурентной борьбы и получения незаслуженных преимуществ. Далее автор делает обоснованный вывод: для борьбы с такими явлениями нужны не только юридические санкции, но и экономические меры. При этом следует учесть, что запрет вторичных изобретений усугубит и без того низкий уровень импорта зарубежных лекарственных препаратов в Российскую Федерацию^[86].

Актуальность решения проблемы повторного патентования уже известных научно-технических результатов подтверждается также многочисленными соглашениями, принимаемыми на различных уровнях международных сообществ. Например, путем создания континентальных или региональных сообществ, которые подписывали соглашения (конвенции) о порядке и условиях выдачи и использования патентов. Среди них следует назвать такие, как:

•S Союз по охране промышленной собственности, который принял Конвенцию по охране промышленной собственности^[87];

S Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), участники которой подписали соответствующую Конвенцию^[88];

•S Договор о патентной кооперации^[89];

S Европейское патентное ведомство (European Patent Office ЕРО),

учрежденное в целях создания единой европейской процедуры выдачи

90

патента ;

•S Африканскую организацию интеллектуальной собственности (OAPI)^{[90] [91]}, образованную в результате реорганизации Африканской и Малагасийской служб по охране промышленной собственности (созданы Либервильским соглашением от 13 сентября 1962 г.^[92]);

•S Африканскую региональную организацию промышленной собственности (ARIPO)^[93];

Евразийскую патентную конвенцию^[94].

Приведенный список не является исчерпывающим. Однако, как показывает практика, многие идеи и замыслы остались нереализованными.

Признавая огромную сложность решения этой задачи, не сомневаюсь, что в ближайшее время мировое научно-техническое сообщество примет такое решение.

2. Порядок и условия регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, защищенные патентом, согласованы международными конвенциями, они едины. Однако оценку критериев соответствия заявленных объектов установленным требованиям, а также

последующую регистрацию осуществляют люди, поэтому неизбежен субъективный подход. Именно этим фактом объясняются ситуации, когда патенты, выданные в одной стране, могут быть отвергнуты в другой.

Например, многие английские изобретатели подают заявки на регистрацию их патентных прав в другой стране Европы или в США, поскольку в Великобритании самая сложная процедура получения патента. Ситуация усугубляется тем, что судьи при разрешении споров относительно прав на патенты также часто принимают решения, руководствуясь своим внутренним убеждением. То есть и на этом этапе присутствует субъективный фактор.

3. Правопорядки некоторых экономически развитых стран содержат нормы, которые устанавливают более льготный режим регистрации и охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности для отечественных заявителей (потенциальных патентообладателей), создавая тем самым для иностранных субъектов дополнительные трудности. Так, в Китайской Народной Республике местные государственные органы, используя самые разные аргументы, создают в отношении китайских заявителей более благоприятные условия для регистрации и защиты результатов интеллектуальной деятельности^[95].

Как только вступит в силу единая мировая информационная патентная система, указанные выше проблемы будут преодолены.

4. Стоимость приобретения патента столь велика, что не всегда окупается. В частности, цена услуг патентных поверенных во много раз превышает ставки государственных пошлин, поскольку эти специалисты не только составляют и подают заявки, но и проводят поиск аналогичных

результатов, предварительную экспертизу, осуществляют согласования и т.п. Стоимость услуг зависит также от вида товара, который будет производиться на основании полученного патента. Скажем, если это пищевые продукты или медикаменты, сумма расходов возрастает на несколько порядков.

Кроме того, цена услуг патентных поверенных определяется множественностью баз данных, которые проверяются для выявления соответствия заявленного к патентованию результата установленным требованиям. При объединении баз данных в единую мировую информационную систему такая проверка будет проходить в автоматическом режиме в значительно более короткий период времени. Поэтому услуги патентных поверенных потребуются только в процессе формирования заявки, соответственно уменьшится их стоимость.

5. Срок регистрации прав, удостоверенных патентом (получение патента), в среднем занимает от двух до пяти лет, а для фармацевтической продукции — восемь — двенадцать лет. Учитывая, что обновление моделей товаров на рынке происходит практически каждый сезон, можно с большой степенью достоверности утверждать, что права, приобретаемые на основании патента, часто оказываются невостребованными, так как к моменту получения патента заявленный к регистрации результат интеллектуальной деятельности уже морально устаревает. Поэтому патентные поверенные многих стран мира используют различные механизмы ускорения процесса, что ведет к дополнительным затратам. Тем не менее приобретаемые на основании патента права довольно часто оказываются невостребованными.

Изложенные выше обстоятельства в очередной раз позволяют убедиться в обоснованности моего вывода о том, что обусловленное объединением баз данных ускорение процесса регистрации удостоверенных патентом прав обеспечит патентообладателям возможность использовать результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и распоряжаться правами на них в максимально короткие сроки, то есть будет

играть первостепенную роль в предотвращении наступления моральной старости инноваций.

6. Требование регистрирующих органов раскрыть самую важную информацию о полученном результате интеллектуальной деятельности, необходимое для принятия объективного решения о его регистрации, наталкивается на внутреннее сопротивление заявителя, вызванное тем, что перед ним стоит задача раскрыть минимум информации, сохранив существенные условия в тайне, и лишить конкурентов или иных заинтересованных субъектов возможности самостоятельно переработать изобретение, запатентовать, а затем использовать «новый» результат интеллектуальной деятельности.

Однако, как показывает практика, даже заявки, составленные профессионалами самого высокого уровня, могут быть отклонены из-за мелких или технических ошибок. При этом важная информация о сущности заявляемого результата интеллектуальной деятельности, отраженная в отклоненной заявке, становится известной весьма широкому кругу лиц, а юридические препятствия для ее использования отсутствуют.

Кроме того, анализ выданных патентов, проведенный в последние годы, показал, что многие изобретения не являются новыми, поскольку содержат в себе уже запатентованный, но немного измененный результат интеллектуальной деятельности. Поэтому не исключена ситуация, при которой действующий патент будет зарегистрирован дважды, если приложение к заявке написано с использованием других терминов.

При подаче заявки на получение патента или в процессе использования уже запатентованного результата интеллектуальной деятельности всегда существует опасность кражи детища изобретателя.

С учетом изложенного констатирую, что на достигнутом уровне научно-технического прогресса можно минимизировать основания отказа в

приеме заявки на получение патента за счет разработки и внедрения единой программы, основанной на максимальном количестве алгоритмов, используя которые заявитель должен представить формулу или кратко изложить лишь несколько (два—три) принципиально новых результата в научно- технической сфере, а также обосновать возможность использования заявляемого объекта в научно-технической сфере. Конечно, это потребует и изменения системы регистрации прав на патентуемые объекты.

7. С момента создания результата интеллектуальной деятельности и получения патента на него до промышленного выпуска изделий, содержащих этот результат интеллектуальной деятельности, наращивания объемов, позволяющих покрыть понесенные расходы, проходит несколько лет. Таким образом, к моменту окончания срока действия патента и, соответственно, защищаемых им исключительных прав, его владелец, как правило, не успевает получить ожидаемую прибыль и поэтому вынужден начать процедуру продления патента, которая также требует существенных финансовых затрат.

Перечисленные факторы нередко служат причиной того, что фирмы не тратят средства на патентование, а принимают меры для сохранения конфиденциальности технологии производства товара (ноу-хау). Ярким примером применения такого способа охраны прав на РИД может служить опыт компании «Кока-Кола» (The Coca-Cola Company).

С моей точки зрения, существуют разные варианты преодоления указанных недостатков использования патента, в том числе посредством применения заявителем в своей бизнес-модели комбинации из нескольких способов охраны результатов интеллектуальной деятельности и прав на них. Скажем, наряду с оформлением документов на получение патента обладатель результата интеллектуальной деятельности устанавливает в отношении него режим ноу-хау, то есть сочетает как официальные, так и неофициальные средства охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом

следует учитывать цели приобретения патента и объемы производства. Такие способы охраны прав активно используются многими известными на мировом рынке компаниями, например «Макдоналдс» (McDonald’s Corporation). Однако подобные меры не дают существенного эффекта в части усиления охраны прав на результат интеллектуальной деятельности и ускорения его обращения на рынке.

Я придерживаюсь позиции, согласно которой эффективно решить обозначенную выше задачу поможет уже предложенная мною единая мировая информационная патентная система.

Как мне представляется, значительным тормозом использования результата интеллектуальной деятельности и реализации прав на него в гражданском обороте являются зависимые изобретения и полезные модели, которые на самом деле дополняют, усовершенствуют уже имеющийся результат интеллектуальной деятельности, поднимая его на новый технический уровень. При этом, будучи основанным на первоначальном научно-техническом достижении, новый результат интеллектуальной деятельности обладает функциональной связью с прежним изобретением или полезной моделью. Поэтому законодатель установил соответствующий запрет: обладатель нового патента не сможет внедриться в рынок без согласия патентообладателя, имеющего более ранний приоритет (п. 2 ст. 1358¹ ГК РФ). Данное правило отвечает положениям Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)^[96].

На мой взгляд, не менее важным является иной аспект обозначенной проблемы: практически все результаты интеллектуальной деятельности

создаются с использованием достигнутого уровня научно-технического прогресса. Изобретатели не проектируют каждый раз колесо, а применяют его как уже существующий объект гражданского оборота. Более того, законодатель индифферентно относится к объему использования в зависимом результате интеллектуальной деятельности ранее созданного изобретения или полезной модели и не устанавливает, насколько в процентном соотношении новый результат интеллектуальной деятельности усовершенствует ранее созданный.

Имеющиеся недостатки правового регулирования порождают конфликты между патентообладателями и в итоге являются причиной для судебных разбирательств: правообладатели зависимых результатов интеллектуальной деятельности, не сумевшие договориться с обладателями патентов на основные изобретения или полезные модели, требуют выдать им принудительную лицензию.

Однако процесс получения принудительной лицензии довольно длительный. Так, в соответствии со ст. 1362 ГК РФ лицо, заинтересованное в ее получении, должно доказать, что:

— изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента. Срок неиспользования или недостаточного использования полезной модели должен составить три года со дня выдачи патента;

— из-за неиспользования или слабого использования патента на рынке ощущается недостаточное предложение соответствующих товаров, работ или услуг.

Кроме того, в заявлении истец должен указать предлагаемые им условия предоставления ему принудительной лицензии, а также отразить объем использования объекта патентного права, размер, порядок и сроки платежей.

Как видно, это довольно сложная процедура. И если даже заинтересованное лицо получает желаемое разрешение, то наталкивается еще на одно препятствие — последующая передача прав на зависимый результат интеллектуальной деятельности запрещена. Несомненно, такие нормы выгодны обладателям патентов, имеющим более ранний приоритет, вместе с тем следует признать, что они тормозят применение инноваций, на что обращали внимание многие авторы^[97].

Исходя из изложенного выше, считаю целесообразным изменить правовой режим ввода зависимых изобретений, полезных моделей или промышленных образцов в гражданский оборот. Предлагаю отменить принудительную лицензию, а на обладателей патентов, удостоверяющих права на зависимый результат интеллектуальной деятельности, возложить обязанность выплачивать материальную компенсацию обладателям патентов на основное изобретение, полезную модель или промышленный образец либо иной результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Определение размера такой компенсации возможно в виде доли от суммы трехлетнего дохода, полученного от использования зависимого охраняемого результата интеллектуальной деятельности. Реализация этого предложения позволит минимизировать риски возникновения спорных ситуаций и уменьшить количество судебных разбирательств.

Предвидя возражения оппонентов о возможности и эффективности замены сумм на компенсационные выплаты, указываемых в принудительных лицензиях, отмечу, что в данном случае речь идет о денежной оценке результата интеллектуальной деятельности, для которого неприменимы такие критерии, как качество и количество затраченного создателем труда, стоимость израсходованного материала, потребленной энергии и других составляющих. Здесь учитываются актуальность результата для общества,

возможность производственного воссоздания, практический эффект, который можно получить от его использования, наличие патентных прав.

Между прочим, об особенностях оценки результатов творческой деятельности еще в прошлом веке писал В.А. Дозорцев^[98]. Тем не менее вопрос о компенсации в правоотношениях, предметом которых выступают объекты интеллектуальной собственности, не утратил своей актуальности и в настоящее время.

В подтверждение этого можно сослаться на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 п. 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», в котором Конституционный Суд признал, что компенсации, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, освобождают правообладателей от необходимости доказывать размер причиненных убытков, которые, кстати сказать, применительно к объектам интеллектуальной собственности подсчитать довольно проблематично. Тем самым упрощается судебное разбирательство^[99].

Важность и значимость указанного правового акта Конституционного Суда Российской Федерации подтверждена такими известными отечественными цивилистами, как Г.А. Гаджиев, В.О. Калятин, А.А. Сергеев,

А. Семенов, В.В. Орлова, Е.Ю. Городисская, Н.С. Гуляева, А.С. Ворожевич, А.И. Довгалюк, а также М.А. Кольздорф^[100].

Аналогичная ситуация складывается и в тех случаях, когда принудительная лицензия испрашивается лицом, не являющимся патентообладателем на зависимый результат интеллектуальной деятельности в сфере патентного права.

Следует заметить, что в научной литературе аргументировано иное суждение о необходимости реформирования института принудительной лицензии. В частности, Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко, опираясь на последствия применения к России экономических санкций со стороны отдельных стран и необходимость импортозамещения многих инновационных товаров, полагают, что разработка собственных технологий практически всегда будет сопряжена с нарушением патентных прав, зарегистрированных в других юридических системах.

Выход из создавшегося положения указанные авторы видят в активном использовании института принудительных лицензий. Но учитывая диспозиции статей 1362 и 1423 ГК РФ и нормы международного права, Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко признают практическую невозможность получения такой лицензии. Поэтому они предлагают дополнить перечень оснований выдачи принудительных (в международной практике — недобровольных) лицензий еще одним таким основанием — интересы общества.

Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко исходят из того, что подобное основание полностью соответствует не только практике ВОИС, но и ст. 30 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), диспозиция которой, учитывая законные интересы третьих

лиц, предусматривает возможность ограничения исключительных прав патентообладателей при условии, что такие ограничения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя. Правда, уважаемые авторы вынуждены признать, что «принцип обеспечения общественных интересов применяется при обосновании действий в чрезвычайных ситуациях, например в случае внезапной эпидемии болезни, и на срок, пока фактор чрезвычайной ситуации не взят под контроль... более нет оснований для сохранения соответствующих мер и положения вещей, связанных с чрезвычайными обстоятельствами».

Кроме того, Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко справедливо отмечают, что существующий в России формат выдачи принудительной (несвободной) лицензии не позволяет получить такую лицензию по решению суда в интересах общества^[101].

С учетом изложенного можно сделать только один вывод: заявленный Е.В. Скурко и Д.М. Михайличенко способ решения проблемы получения принудительной лицензии в интересах общества не подкреплен необходимой аргументацией авторов. И это не случайно: предлагаемый механизм страдает существенными недостатками, а их устранение возможно лишь посредством замены данного вида лицензий на компенсационные выплаты, о которых

сказано выше.

Завершая краткий анализ проблем применения запатентованных объектов в целях продвижения их на рынке, полагаю установленным, что патенты, будучи имуществом в виде официального документа государственного образца на бумажном или электронном носителе,

включающим в себя интеллектуальные права и содержащим описание результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере в соответствии с предусмотренными критериями, являются основным документом, удостоверяющим в гражданском обороте исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, и обладают как положительными, так и отрицательными свойствами, которые вызваны несовершенством не только российского, но и международного права.

Таким образом, рассматриваемая сфера общественных отношений остается актуальной для правоприменительной практики многих стран и нуждается в осмыслении учеными, специализирующимися в этой области. Данный вывод подтверждается многими отечественными цивилистами и практикой^[102].

2.3.