§ 1. Правовой режим изобретения

Под изобретением, согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ, понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), отвечающее условию новизны, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое.

В большом энциклопедическом политехническом словаре дано следующее толкование термина «техническое решение», это:

«1) устройство, сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве;

2) способ, процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом и с помощью материальных объектов;

3) вещество, искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов, ингредиентов».^[138]

Сравнивая указанные определения, очевидно, что законодатель расширено толкует термин «техническое решение», выделяя среди областей его создания, применения и использования не только способ (известный политехнологам), но и продукт (включающий в себя такие «нетехнические» объекты, как штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных).

Исходя из трактовки законодателя, техническое решение - это практическое средство удовлетворения определенных потребностей (не только в сфере техники). В юридической литературе принято понимать термин «техническое решение» в широком смысле. Например, способ лечения болезни не относится к технике в общепринятом смысле этого слова, однако он может быть запатентован в качестве изобретения; еще одним примером может служить методика преподавания, как объект патентования.

Само по себе изобретение обладает нематериальным свойством, однако оно имеет определенный объект, с помощью которого это изобретение будет материализовано.

Все области технических решений законодатель разделил на продукты (устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных) и способы.

Согласно пункту 2.1.1 Приказа Роспатента от 6 июня 2003 года №82 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» (далее Приказ Роспатента №82, ныне утратил силу):

«Продуктом, как объектом изобретения, является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные». ^[140]

Представляется неясной логика законодателя при отнесении к техническим решениям штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных и генетических конструкций.^[141]

Невооруженным взглядом видно, что термины «техническое решение» и «объект биотехнологии» различаются. На наш взгляд, более правильным было бы говорить о решениях в области биотехнологий (в частности штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных и генетических конструкций).

Исходя из изложенного выше, необходимо внести поправки в Приказ Роспатента № 82. Предлагается изложить п. 2.1 в следующей редакции: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, за исключением решения в области биотехнологии, относящегося к объектам биотехнологии».

Согласно пункту 2.1.2 Приказа Роспатента №82: «Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств».

Способ выражается в последовательности и характере действий и приемов. К обычным признакам способов относятся наличие действий или их совокупности (одновременно, с интервалом и так далее), условия и режимы осуществления действий. Другими словами, способ - это установление новой очередности совершения определенных действий, в результате совершения которых достигается определенный результат.

Таким образом, изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), отвечающее условию новизны, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое.

Предлагаем внести изменения в абз. 1 п. 1 ст. 1350 ГК РФ и читать его в следующей редакции: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)».

Решение в области биотехнологии, относящееся к объектам биотехнологии (штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, генетическим конструкциям) изобретениями не являются, что аргументировалось выше.

Также не являются изобретениями: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронной вычислительной машины; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Наиболее сложным и интересным, по мнению автора, является вопрос о возможности отнесения функционала программы для электронной вычислительной машины (далее - ЭВМ) к объектам патентных прав. Так, в США патентование программ для ЭВМ получило распространение на законодательном уровне. Европейское сообщество активно обсуждает возможность патентования компьютерных программ^[142]. У такого подхода есть свои плюсы и минусы. С одной стороны патентование программ для ЭВМ позволит гораздо эффективнее защитить интересы разработчиков, с другой стороны - возникает множество возможностей для увеличения числа преступлений в указанной сфере, чем будут существенно нарушены интересы автора.

Представляется, что необходимо разграничивать понятия «программа для ЭВМ» и «функционал программы для ЭВМ».

Согласимся с предложенным в ст. 1261 ГК РФ определением, в соответствии с которым программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.^{[143] [144]}

Труднее обстоит дело с определением понятия «функционал программы для

-э

ЭВМ». Термин «функционал» описывается в математических словарях и сложен юристу для понимания. В юридической литературе указанное определение автору не встречалось, поэтому в рамках настоящего исследования предлагаем понимать под функционалом программы для ЭВМ идеи и принципы, лежащие в основе программы, т. е. специфические для определенного вида или определенного автора программного обеспечения элементы, которые характерны именно для этого вида программы, какой-либо конкретной программы или ее автора, и которые обладают некоторыми уникальными признаками, позволяющими отличить их, идентифицировать.

Из предложенного определения видно, что понятие «Функционал программы для ЭВМ» уже чем «программа для ЭВМ».

Проанализировав содержание определений «функционал программы» и «программа для ЭВМ», мы смогли выделить следующие признаки функционала программы для ЭВМ:

- является одним из элементов программы;

- существовать без самой программы не может;

- характеризует конкретное назначение и возможности программы, а также ее признаки, набор выполняемых команд и отличия от других программ.

Опираясь на приведённые выше определение и характеристики, проанализируем возможность патентования функционала программы в качестве изобретения.

В качестве способа может патентоваться внешний функционал программы, то есть того, что программа делает в пространстве внешнем по отношению к вычислительной системе, и как именно она это делает.

Таким образом, патентная охрана может быть предоставлена функционалу программы для ЭВМ. Между тем, законом такая возможность не предусмотрена, что является пробелом в законодательстве и требует доработки.

В юридической литературе а также на сайтах патентных поверенных бытует мнение, что для осуществления патентной охраны можно оформить два вида патентов:

- патент на способ управления устройствами, механизмами, машинами, и персоналом.

- специализированный патент^[145].

Среди специализированных видов патентов на изобретение можно выделить: зонтичные; зингеровские; блокирующие; деблокирующие;

дезориентирующие и др ^[146]

В последние 10-15 лет развернулась активная дискуссия, посвященная изучению стремительно развивающихся специализированных патентов^{[147] [148] [149]. Мнения ученых и патентоведов разделились на диаметрально противоположные. Так, В. Ю. Джермакян и О. В. Ревинский в своих статьях пишут о недопустимости применения зонтичных и рекламирующих патентов, поскольку такие патенты направлены на защиту объектов патентных прав, обладающих минимумом признаков.}

Л

блокирующих патентов . Е. И. Войтович, Л. Н. Линник и другие, считаю приведенное ранее мнение необоснованным, и говорят о возможности применения указанных патентов в Российской Федерации . Соглашаясь в целом с мнением первой группы, отметим, что спрос на такие патенты постоянно растет. Указанное обстоятельство подтверждает информация, полученная в результате беглого просмотра официальных сайтов патентных поверенных. Спрос на специализированные патенты постоянно растет.

Рассмотрим более подробно некоторые виды специализированных патентов.

Зонтичный патент - это охранный документ, совокупность существенных признаков которого ориентирована на концентрацию в формуле их максимального количества в наиболее обобщающем виде, чтобы охватить создаваемым объемом патентной защиты все возможные варианты, модификации и перспективы совершенствования защищаемой продукции, а также блокировать «обходные пути и лазейки» для получения конкурирующих патентов^{[150] [151] [152].}

Зингеровский патент - это поражающий патент с минимальным количеством признаков, создаваемый на основании действительного таланта и высокого творческого вклада изобретателей в добросовестных целях охраны созданной ими интеллектуальной собственности².

Блокирующий патент - охранный документ применяемый в целях перекрытия доступа конкурентам в тех областях техники, в которых патентообладатель, в связи с определенными обстоятельствами, не может

-э

проводить свои разработки и производить продукцию .

Деблокирующий патент призван обеспечить выход продукции

патентообладателя в сферу, в которой действуют патенты конкурентов^[153].

Выделяют также рекламный патент, название, признаки, описание и реферат которого имеют рекламные свойства, при этом качество охраноспособности, её уровень и объем - задача второстепенная.

Существуют и иные виды специализированных патентов. ^[154] Представляется, что существование ряда специализированных патентов незаконно, поскольку может значительным образом замедлять научнотехнический прогресс и развитие отраслей науки в целом. По мнению автора, единственный вид специализированного патента, выдача которого допустима - зингеровский патент. Это объясняется тем, что целью их получения выступает защита действительных и значимых технических новшеств.

Основная цель иных специализированных патентов - перераспределение доходов путем предъявления патентных претензий к предпринимателям собственникам, если они не обеспечили достаточно полноценную, всеобъемлющую и надежную по всем видам признаков защиту выпускаемой и реализуемой ими продукции. Автор считает, что выдача таких патентов способствует стремительному росту количества патентных троллей и развязыванию патентных войн.

Отрицательно отношение у автора и к рекламным патентам, поскольку в них отодвигается на второй план основная задача патента - предоставление правовой охраны объектам патентных прав, что противоречит самой сути патента.

Специальный правовой режим устанавливается в отношении изобретений, которые отвечают признакам объектности.

Дискретность рассматриваемого объекта патентных прав раскрывается через критерии патентоспособности, описанные в ст. 1350 ГК РФ, а также установленную законом процедуру государственной регистрации.

К условиям патентоспособности изобретения относятся: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

Стоит согласиться с мнением Л. Н. Сенникова, что эти понятия даны в сокращенном виде, неточно раскрывают юридический смысл условий патентоспособности, чего быть не должно, поскольку это характерные особенности, основополагающие признаки, позволяющие определить соответствие творческого технического результата деятельности автора объектам права интеллектуальной промышленной собственности^[155].

Понятие новизны и изобретательского уровня законодатель закрепил в части второй указанной статьи, между тем из смысла статьи остается не понятным содержание названных условий патентоспособности.

Критерий новизны был первым исторически установленным условием патентоспособности, впервые закрепленным в законодательстве США в 1836 г.^[156] Техническое решение должно быть неизвестным во всем мире, так называемая мировая новизна, или в конкретной стране (локальная новизна)^{[157] [158].}

Н. Н. Пилькина выделяет два элемента патентной новизны: 1) понятие данного уровня известных идей (определительный уровень) и 2) некоторый плюс,

-э

поставленный над этим уровнем (определенный избыток) .

Высокий уровень новизны на практике фактически никогда не применяется, поскольку здесь должна была бы применяться абсолютная новизна, которая принимала бы во внимание все то, что было известным в любой момент, в любом месте, любому человеку. Зачастую нам приходится говорить о новизне относительной, исчисляемой от несколько пониженного уровня: известным считается только то, что было известно при определенных условиях места, времени или лиц. То, что было известно вне указанных условий, фиксируется как бы неизвестным: получается пониженный уровень «известного»^[159].

Согласно п. 2 ст. 1350, при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. Из указанного следует, что предшествующий уровень техники включает в себя все, что стало доступно общественности любыми законными средствами до даты подачи заявки.

Здесь перед нами становится вопрос об определении критериев общедоступности. Представляется, что информация об изобретении становится общедоступной в случаях:

- публикации либо нахождения информационного источника в общедоступных местах для потенциального ознакомления с ним любого лица;

- устное публичное раскрытие;

- открытое применение.

Рассмотрим это на примере судебной практики. 13 марта 2014 года в президиуме Суда по интеллектуальным правам рассматривалась кассационная жалоба Э. А. Дружинина на решение Суда по интеллектуальным правам, которым было оставлено в силе решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений Э. А. Дружинина против выданного патента № 2284846 на изобретение «Фильтрующий материал»^[160].

Оспаривая в суде решение Роспатента об отказе в аннулировании патента, Э. А. Дружинин ссылался на то, что при рассмотрении его возражения коллегией Палаты по патентным спорам не были включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по спорному патенту некоторые публикации заявителя.

По мнению Э. А. Дружинина, представленные источники публикации - Сборник докладов международного симпозиума «Фильтровальные нетканые материалы» 12-14 октября 1993 года и страницы 3-5 «Методики измерения аэрозолей. Фильтрующие материалы ФП для анализа аэрозолей свободной атмосферы» авторов И. В. Петрянова, В. И. Козлова, Э. А. Дружинина - не опровергают соответствие изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Представляется, что в приведенном случае публикация материалов в сборнике международного симпозиума удовлетворяет требованию общедоступности. Этому способствует и статус симпозиума - «международный», и использование нескольких способов изложения (устное выступление, в ходе которого была разъяснена суть изобретения и приведены основные характеристики; официальное опубликование). Между тем, по мнению автора, достаточно было бы и одного из указанных способов изложения, чтобы сведения удовлетворяли требованию общедоступности.

В решение Роспатента от 13.06.2013 говорится об отсутствии в представленных заявителем публикациях сведений об известности признаков, включенных в независимый пункт содержащейся в оспариваемом патенте формулы изобретения: «верхний рабочий слой ленты выполнен подпрессованным при температуре размягчения перхлорвинила» и «промежуточный связующий слой выполнен из смеси волокон 0,1-0,5 мкм и 7-12 мкм»^[161]. Также Роспатент обосновал свое решение недоказанностью заявителем общедоступности представленных им копий публикаций.

Первая инстанция Суда по интеллектуальным правам согласилась с выводами Роспатента об отсутствии доказательств общедоступности публикаций заявителя, которые обоснованно не были включены в уровень техники.^[162]

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанций оставил без изменения, а кассационную жалобу Э. А. Дружинина без удовлетворения.

Принимая решение Роспатент, а затем и суд исходили из того обстоятельства, возможно ли считать приведенные Э. А. Дружининым источники общедоступными.

С точки зрения автора, выводы Роспатента и суда о том, что публикацию в приведенных Э. А. Дружининым источниках нельзя считать публичной - ошибочны, поскольку публикация либо нахождение информационного источника в общедоступных местах для потенциального ознакомления с ним любого лица является одним из условий общедоступности. По мнению В. И. Еременко не будет считаться общедоступным (следовательно не опорочит новизну изобретения), если сведения об изобретении будут опубликованы в материалах, доступных ограниченному кругу лиц (деловая переписка, закрытые издания)^[163].

В словаре синонимов об общедоступности говориться как о

«вразумительности, доступности, понятности ..., доходчивости публичности».^[164] Исходя из указанных определений, делаем вывод, что публикация основных сведений о техническом решении в специализированном журнале отвечает требованию общедоступности.

По мнению автора, под общедоступностью следует понимать открытость, доступность информационного источника для ознакомления с ним заинтересованных субъектов в публичных местах, устное публичное раскрытие либо открытое использование объекта патентного права.

Термин «заинтересованный субъект» используется в целях сужения круга противопоставляемых субъектов, поскольку далеко не вся информация получаемая человеком ежедневно откладывается у него в памяти, но только информация предоставляющая для него интерес (в нашем случае интерес профессиональный либо творческий).

В п. 2 ст. 1350 ГК РФ предусмотрено, что изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Иных пояснений в гражданском законодательстве не дается, фактически отсутствует такое разъяснение и в литературе. Когда речь заходит об изобретательском уровне все размышления зачастую сводятся к тому, что изобретательский уровень и новизна тесным образом связаны, либо к предложенной законодателем трактовке.

Явно одно, что оценивать изобретательский уровень должен специалист в интересующей области. Однако, в Г ражданском кодексе РФ, так же, как и в иных нормативно-правовых актах, посвященных патентным правоотношениям, не разъясняется статус специалиста. Между тем, необходимость такого закрепления, на наш взгляд, очевидна.

Н. Л. Сенников отмечает, что специалист - это гражданин, непосредственно осуществляющий проверку условий патентоспособности. Его правоспособность определяется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, его дееспособность непосредственно согласуется с заявителем^[165]. Полагаем, что такое определение некорректно. Представляется, что специалист - это гражданин, пользователь соответствующих объектов в области техники или биотехнологии, обладающий обычными знаниями в области техники или биотехнологии, охватываемой формулой объекта патентных прав, непосредственно осуществляющий проверку условий патентоспособности объектов патентных прав. Правоспособность специалиста определяется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, его дееспособность непосредственно согласуется с заявителем. В случае, когда изобретение касается нескольких областей техники, то необходимо привлечь команду специалистов.

Интересна практика Суда по интеллектуальным правам по привлечению специалистов. Для целей изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции специализированного арбитражного суда, в его аппарате предусматривается формирование группы советников, обладающих квалификацией, соответствующей специализации суда. Кроме этого, в арбитражный процесс введён ещё один участник - специалист, который будет привлекаться к рассмотрению дел в случае необходимости выяснения мнения лица, обладающего специальными познаниями в специфических сферах, для оказания независимой помощи суду в уяснении тех или иных обстоятельств дела^[166]. Форма участия такого специалиста исключительно устная.

При определении изобретательского уровня важную роль играет критерий неочевидности указанного в заявке изобретения специалисту. Оценку неочевидности должен производить непосредственно специалист, при этом им учитывается известный на день подачи заявки уровень техники.

В юридической литературе отмечается, что для оценки изобретательского уровня в уровень техники не включаются ранее поданные заявки, если они не опубликованы до даты подачи заявки или до даты приоритета, если он испрошен^[167]. Такое ограничение обусловлено требованием общедоступности на указанную дату информации, которой должен руководствоваться специалист при проверке соответствия изобретения требованию изобретательского уровня.

В США более скрупулезно подходят к определению уровня техники. Так, в

Л

Патентном законе США 1952 года (в редакции Закона от 16.09. 2011 года) содержится расширенное определение «уровня техники», используемое для определения патентоспособности. К действиям и сведениям, которые препятствуют признанию изобретения патентоспособным, относятся: открытое применение, торговля, публикации и иные способы раскрытия, являющиеся общедоступными на дату подачи заявки, за исключением публикаций самого автора в течение одного года до даты подачи заявки, независимо от того, подает ли третья сторона заявку на выдачу патента. Кроме того, понятие «уровень техники» в США включает в себя предложения о продаже и открытое применение со стороны иностранцев. Однако преимущество льготного периода не распространяется на заявителей, не опубликовавших свои изобретения до подачи заявки^{[168] [169] [170]. Представляется, что при экспертизе заявок на регистрацию изобретений и при рассмотрении судом дел об оспаривании приоритета следует включать в уровень общедоступности не только официальное опубликование, но и иные способы раскрытия.}

Помимо сказанного, при определении изобретательского уровня изобретения следует учитывать изобретательский талант самого автора.

Выявление изобретательского таланта необходимо для того, в дальнейшем сократилось количество споров о признании изобретения непатентоспособным, поскольку оно не соответствует требованию «изобретательский уровень», так как является очевидным и следует из уровня техники.

В эпоху стремительно развивающихся технологий, назрела ситуация, когда появление какого-либо изобретения логическим образом следует из технического прогресса. В такой ситуации минимальны умственные (творческие) затраты самого автора, либо наличие творческой компоненты совсем сведено на нет.

Под талантом в указанном случае следует понимать высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных . О наличии у человека таланта необходимо судить по результатам его деятельности. Такие результаты должны отличаться принципиальной новизной, оригинальностью подхода . Из сказанного видно, что изобретательский уровень, раскрываемый через определение таланта автора, на самом деле теснейшим образом связан с новизной изобретения. При этом в определении изобретательского уровня должное внимание необходимо уделить оригинальности подхода к решению той или иной задачи.

По нашему мнению, именно оригинальность авторского подхода будет играть существенную роль при разграничении понятий изобретательский уровень и новизна.

Оригинальность авторского подхода будет определяться специалистом при проведении экспертизы заявки на изобретение. Специалист должен учитывать, что оригинальность всегда будет связана как с самим творческим процессом по созданию изобретения, так и с проявленной в этом процессе творческой активностью автора. Из этого следует, что лицо, заменившее основные признаки изобретения эквивалентными не является автором, но только лицо, принявшее непосредственное участие в создании изобретения (как идеального объекта, реализованного в материальную форму) либо разработавшее оригинальный способ (например, преподавания или лечения). Между тем, в некоторых случаях замена основных признаков эквивалентными (которые явным образом не могли быть известны авторы первоначального изобретения, а также специалистам в интересующей области) приводит к созданию изобретения нового качества. Представляется, что в ситуации, когда эквиваленты подобраны гениально, изобретение может считаться новым. При этом, эксперту следует учитывать, мог ли автор первоначального изобретения предполагать возможность использования эквивалентных признаков (исходя из уровня техники на момент подачи заявки), либо возможность применения таких признаков возникла позже, в связи с развитием уровня техники и появлением новых материалов (неизвестных ранее, либо хотя и известных, но не применяемых в интересующей области техники). В любом случае, для признания изобретения с эквивалентными признаками новым, такие признаки должны качественно улучшать изобретение, либо существенным образом изменять его предназначение.

Таким образом, оригинальность всегда будет связана с первичностью, опосредующей, прежде всего, собственные качества автора.

Предлагаем считать изобретение соответствующим изобретательскому уровню, если в нем самом либо при его создании был применен оригинальный авторский подход и для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Таким образом, необходимо внести изменения в абзац 2 п. 2. ст. 1350 ГК РФ и читать ее в следующей редакции: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если в нем самом либо при его создании был применен оригинальный авторский подход и если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники».

Кроме того, предлагаем добавить в п. 2 ст. 1350 абзац 4, в котором расписать определение термина «оригинальный авторский подход». Читать абзац 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ: «Под оригинальным авторским подходом понимается специфические, своеобразные, нестандартные решения и алгоритмы действий автора при создании изобретения, постановке целей создания такого изобретения и предложении способов его эксплуатации».

Следующим условием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Обычно условие промышленной применимости изобретения проверяется в первую очередь, так как осуществляется в короткие сроки и не требует больших физических и материальных затрат. Чтобы считать изобретение отвечающим критерию промышленной применимости, достаточно того, чтобы оно могло быть изготовлено, т.е. могло бы приобрести форму устройства или вещества. Таким образом, изобретение может быть использовано, если оно обладает свойствами, позволяющими получить заявленный технический эффект.

В части третьей Руководства по экспертизе заявок на изобретение говорится, что «данное определение не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т. е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой - либо из отраслей деятельности»^[171].

На практике часто возникают случаи, когда результат получен случайно и изобретатель не может описать способ его получения. Исходя из смысла ст. 1350 ГК РФ, такое изобретение не отвечает критерию промышленной применимости и не подлежит патентованию. Представляется, что в этом случае необходимо создать реестр изобретений, не подпадающих под критерий промышленной применимости. Чтобы избежать такой ситуации, когда третье лицо воссоздаст указанное изобретение, основываясь на ставших ему известными сведеньях, и получит патент на него. Здесь, на наш взгляд, необходимо учитывать то обстоятельство, что в последствие изобретатель может вспомнить и воссоздать способ получения изобретения, и указанному изобретению потребуется защита.

Говоря об объеме правовой охраны изобретений, нельзя не коснуться актуального на сегодняшний день спора о применении в РФ доктрины эстоппель и теории эквивалентов^[172].

В последние годы все чаще в судах при рассмотрении споров о нарушении патентов возникает ситуация, когда патентообладатель расширительно толкует предоставленный в патентной формуле объем исключительных прав. Это влечет за собой злоупотребление правом, следовательно, нарушается принцип правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

-у

Согласно римской сентенции «Nemo potest venire contra factum proprium» , факты, признанные лицом ранее не могут быть оспорены. Представляется, что названный принцип применим к патентному праву.

Эстоппель - правовой принцип, согласно которому лицо утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний¹. Относительно патентного права доктрина «prosecution history estoppel» «в общем виде устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу)»²

По мнению А. В. Залесова, «...корректное определение пределов патентной монополии означает отделение законных притязаний патентообладателя от его неправомерного экономического интереса, состоящего в том, чтобы не допустить на рынок конкурентов, представляющих близкий продукт, но выходящий за объем охраны патента, определяемого формулой изобретения. Такие действия в большинстве иностранных юрисдикций классифицируются как злоупотребление

-э

патентным правом или злоупотребление патентом» .

В статье 8 Соглашения ТРИПС, определяющего современные стандарты охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в странах, указано на возможность запрета злоупотребления правами интеллектуальной собственности.^{[173] [174] [175]}

В российском законодательстве нет прямого предписания единообразно толковать значение объема правовой охраны изобретения в спорах о нарушении патента, которые рассматриваются судом и спорах о действительности данного патента, которые рассматриваются Роспатентом. Кроме того, российскому законодательству не известен порядок использования документов из дела по заявке на выдачу патента при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении данного патента^[176].

В работе В. Ю. Джермакяна приводится сравнение национального и евразийского порядков получения патентной охраны.^{[177] [178] Приводятся плюсы и минусы обеих систем. Так, в национальной системе предусмотрено право третьих лиц (вне зависимости от цели такого ознакомления и вне какой-либо связи с рассмотрением судебного спора о нарушении патента) на получение свободного доступа к полному досье заявки на выдачу российского патента. В евразийской патентной системе возможность ознакомления ограничена только первичными документами заявки, полное же досье предоставляется только по запросу суда при рассмотрении спора в отношении евразийского патента.}

На наш взгляд, более подходящим представляется евразийский подход, поскольку он направлен на защиту интересов заинтересованных лиц лишь в процессе судебного заседания, при этом, посторонние лица не имеют доступа к полному пакету документов. Такой подход направлен, в первую очередь, на защиту интересов патентообладателя.

По верному замечанию В. Ю. Джермакяна, «специалисты, сведущие в вопросах патентоведения, прекрасно знают, что даже без ознакомления с полным досье заявки всегда можно сверить объем прав, который был заявлен в патентной формуле опубликованной заявки, с объемом прав по патентной формуле уже

3

выданного патента» .

Проанализируем, в каком случае патентообладатель оказывается в более выгодном положении с точки зрения судебных разбирательств, когда:

1) заявка сразу подается с узкими притязаниями, в кратчайшие сроки выдается патент на описанный вариант изобретения, а потом в суде

патентообладатель утверждает, что на самом-то деле он подразумевал все возможные варианты, а конкуренты используют его изобретение, заменив существенные признаки эквивалентными, либо

2) сначала заявка подается с широкими притязаниями, которые в процессе экспертизы урезаются, в итоге выдается тот же самый патент на частный вариант, но вроде уже с осознанного согласия заявителя.

Представляется, что в первом случае, возможно злоупотребление правом. С другой стороны, возникает вопрос: остается ли возможность искусственного расширения притязаний, если заявитель сам отказался от части притязаний в ходе экспертизы?

Предлагается следующий выход из сложившейся ситуации.

Если патентообладателю легко доказать эквивалентность признаков в суде (рассматриваем случай 1) и даже, более того, он предвидит такой ход событий и заранее знает, как докажет эквивалентность, то что мешает ему доказать экспертизе (случай 2), что «урезать» притязания оснований нет? Доказательства по сути те же.

Если же заинтересованная сторона до подачи заявки знала, что с широкими притязаниями не пройдете по критерию патентоспособности «уровень техники» и намеренно подала заявку с узкими притязаниями, а технический результат, который якобы не достигается с другими, известными признаками стороной был выдуман, то при наличии такого доказательства в заявке доказать в суде эквивалентность будет очень тяжело, если не невозможно.

Не всегда эквивалентность признаков легко доказать теоретически, иногда лучше показать экспериментально, что и при использовании «эквивалентных средств» достигается такой же технический результат. Но дополнительные исследования требуют вложения средств, усилий, да и отнимают драгоценное время от других разработок. Решение о том, проводить ли дополнительные исследования или остаться при своем частном варианте, остается за заявителем.

В патентном законодательстве РФ нет прямой нормы, запрещающей патентообладателю в спорных ситуациях отказаться от своих ранее сделанных утверждений и доводов, которые были приняты экспертизой при выдаче патента или сохранения его в силе. Существуют разные точки зрения по поводу того, необходимо ли законодательное закрепление в Российском законодательстве порядка применения доктрины эквивалентов и доктрины эстаппель.

А. В. Залесов предлагает внести соответствующие поправки в п. 3 ст. 1358 ГК РФ, указав, что значение признаков, установленное при экспертизе заявки на выдачу патента и в деле об оспаривании патента, учитывается при установлении факта использования изобретения^[179].

Противоположную точку зрения высказывает В. Ю. Джермакян, который считает, что отсутствие прямой нормы законодательства «не является препятствием не рассматривать указанные утверждения и доводы патентообладателя непосредственно при рассмотрении спора в суде о нарушении патента и оценивать их значимость применительно к рассматриваемому правонарушению, когда патентообладатель прибегает к расширенному толкованию объема ранее предоставленных исключительных прав, в первую очередь при использовании доктрины эквивалентов»^[180].

Эстоппель не является отдельной нормой патентного права, применяется за рубежом одновременно с доктриной эквивалентов и широко отражается в различных судебных обзорах и рекомендациях других государств, подготовленных высшими судебными инстанциями для единообразного толкования правонарушений.

В целом соглашаясь с точкой зрения В. Ю. Джермакяна, приходим к выводу, что для усиления охраны патентных прав на территории РФ необходимо выработать правила применения доктрины эквивалентов. В частности, опираясь на опыт прошлого¹ и достижения современного законодательства и патентноправовой доктрины предлагаем разработать на базе Роспатента специализированный Регламент «о применении доктрины эквивалентов при установлении условий патентоспособности изобретений и полезных моделей», в котором закрепить следующие положения:

1. Расширенное толкование объема исключительных патентных прав при применении доктрины эквивалентов не дает патентообладателю права злоупотреблять своими правами и распространять действие патента на объекты патентных прав, в сравнении с которыми запатентованный изобретение (полезная модель) не отвечало изначально условиям патентоспособности.

2. Доктрина эквивалентов может применяться при оценке замены в конкретном изобретении (полезной модели) одного или нескольких признаков из патентной формулы.

3. Доктрина эквивалентов не применяется при замене одного объекта патентного права на другой.

4. Заключение об эквивалентности использованных в объекте патентования технических решений признакам формулы изобретения (полезной модели) составляется в случаях, когда при использовании изобретения (полезной модели) имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами).

5. Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения (полезной модели), другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

5.1. замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения (полезной модели);

5.2. при замене признаков изобретения (полезной модели) другими эквивалентными элементами достигается тот же результат;

5.3. средства выполнения заменены на эквиваленты;

5.4. технические решения, которыми заменяются признаки изобретения (полезной модели), известны в данной области.

6. Замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения (полезной модели) - не возможна.

7. Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения (полезной модели) на применение в определенной области, не распространяется на основное изобретение, полезную модель, использованные автором изобретения (полезной модели) на применение, известное в другой области техники.

Вторым признаком объектности изобретения является удовлетворение потребностей носителей субъективных прав. Применительно к изобретениям, следует выделять духовные, технические, промышленные и коммерческие потребности.

Духовные потребности авторов удовлетворяются путем овеществления изобретательской идеи. Мысль изобретателя, приобретая материальную форму, помогает выразить во вне творческий потенциал. Путем создания нового изобретения автор реализует свое право на свободу творчества.

Новое изобретение призвано решать определенные технические задачи, тем самым, облегчая деятельность человека. Технические потребности

удовлетворяются посредством облегчения труда (например: ускорения процесса производства) за счет использования такого изобретения.

Обретя материальную форму, изобретение поступает в товарный оборот, тем самым удовлетворяя коммерческие интересы автора и/или патентообладателя. Коммерциализация изобретений осуществляется посредством их реализации с целью извлечения прибыли.^[181] При этом целесообразность патентования изобретений определяется целями их использования и определяется такими критериями, как технический уровень, экономическая эффективность, значимость конкретного изобретения в объекте техники, возможность доказательства нарушения патента, наличие рынка, наличие интереса конкурентов и др.^[182]

Промышленные интересы удовлетворяются путем использования изобретения в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и др.

Третьим признаком объектности изобретения выступает ценность, которая бывает духовная и экономическая. Духовная ценность изобретения связана как с удовлетворением духовных потребностей авторов и патентообладателей, так и с общепринятыми общественными ценностями. Так изобретение, противоречащие нормам гуманности, нравственности и морали не может быть запатентовано.

Экономическая ценность изобретения определяется возможностью его коммерциализации и введения в экономический оборот. При этом процесс ценообразования на изобретения и другие объекты патентных прав весьма сложен и требует отдельного исследования.

Системность изобретений проявляется в том, что, как и другие объекты гражданских прав, они подпадают под действие общих норм гражданского права. Между тем, наличие ряда особенностей изобретения позволяет отграничивать его от иных объектов гражданских прав.

Наличие указанных признаков позволяет говорить об изобретении как об отдельном объекте патентных прав, в отношении которого устанавливается как особенный правовой режим, регламентируемый общими нормами об объектах патентных прав, так и специальный правовой режим, свойственный только для изобретения.

Таким образом, для более детальной регламентации правового режима изобретения необходимо пересмотреть само понятие «изобретение», уточнить определения условий патентоспособности, конкретизировав их юридическое содержание, в этих целях следует принять специальные нормативные статьи, в которых будут конкретизированы условия патентоспособности изобретения, определен статус специалиста, прописаны положения о реестре изобретений, не подпадающих под условие промышленной применимости.