§2.3. Договор о передаче ноу-хау.

«Ноу-хау» переводится с английского как «знать, как это сделать и изначально применялось в значении «знать, как применить патент».

Некоторые специалисты Международной торговой палаты считают, что ноу-хау включает в себя «всю технологию, необходимую для использования патента».

Такой правовой режим распространяется на любую коммерчески ценную информацию в предпринимательской, коммерческой, производственной и другой, профессиональной деятельности. Он заключается в признании государством фактической монополии секретности на информацию и предоставлении защиты ее обладателю нормами общегражданского, трудового, уголовного законодательства в случае незаконного раскрытия или использования информации.

Ноу-хау возникает как следствие усложнения технических решений используемых в производстве. Это усложнение приводит к тому, что дополнительной информации внедрение и успешная эксплуатация запатентованного изобретения становятся невозможными, первые интересы обладателя информации, не охраняемой авторским и патентным правом, получили судебную защиту в отношении технического ноу-хау в деле «Дузен Браун» (США 1916)^[140].

В настоящее время во многих странах отсутствует легальное определение ноу-хау. В то же время существует большое количество определений ноу-хау, данных доктриной, отдельными юристами, международными организациями, в решениях судов разных стран. Определение ноу-хау в СССР есть в Инструкции о порядке работ и оказанию услуг типа «инжиниринг», утвержденной Госкомизобретений 26 января 1976. Таким образом, под ноу-хау понимаются не являющиеся общеизвестными и

практически применимые в производственной и хозяйственной деятельности: различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны за рубежом, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и изготовления каких- либо объектов и изделий, научно-исследовательских и опытноконструкторских, пусконаладочных и т.п.

Помимо того, что понятие «ноу-хау» широко используется в деловых кругах и международной практике, национальные законодательства в позитивном праве применяют другие термины. Так, в США совокупность норм, регулирующих передачу беспатентных лицензий именуется trade secret, а законодательство ФРГ регулирует отношения по поводу производственных секретов и т.д.^{[141] [142] При этом терминологические различия "могут означать и различия в существе представлений о защищаемой информации, а одинаковая терминология не всегда имеет тождественную трактовку. В России институт защиты засекреченной информации называется в Гражданском кодексе «служебная и коммерческая тайна». В Основах же 1991 г. аналогичная статья носила название «Охрана секретов производства».}

Ноу-хау может иметь более широкую трактовку, чем секрет производства. От trade secret ноу-хау отличается тем, что последнее включает в себя не только те знания, которые могут быть отделены от их держателя, но и неотделимый опыт, включая опыт рабочих и служащих. ВОИС предлагает различать в аналогичных случаях ноу-хау в материальной и нематериальной форме. В России создано законодательство о коммерческой тайне, однако в ст.З закона «О коммерческой тайне» предлагается относить к ней лишь информацию, представленную в форме документа. Закон от 1995 года «Об информации, информатизации и защите информации» к конфиденциальной информации так же относит документированную информацию¹.

По мнению ряда английских и немецких юристов отличием ноу-хау от коммерческой тайны является то, что в качестве ноу-хау может выступать и секретная, и несекретная информация. Предметом договора о передаче ноу- хау является несекретное ноу-хау, если покупатель ноу-хау желает приобрести знания и опыт лицензиара в их совокупности» - пишет Г.

л

Штумпф . Отечественные источники также допускают существование несекретного ноу-хау, хотя мнения здесь расходятся. Свядосц Ю.И, в частности пишет: «К ноу-хау относят также известную в принципе или иную информацию, доступную неопределенному кругу лиц. Коммерческая ее ценность состоит, прежде всего, в том, что она облачена разработчиком в форму технической или технологической документации, готовой для непосредственного использования принимающей стороной»^{[143] [144] [145].}

В связи с такой неопределенностью специалисты ЮНИДО предостерегают от слишком широкого толкования ноу-хау, когда ноу-хау употребляется в значении технической помощи. Ноу-хау и техническая помощь представляют собой пакеты технической информации, необходимой для осуществления определенного проекта. Ноу-хау может включать некоторую часть сведений, известную специалистам. Однако она представляет собой предпочтительное и в высшей степени отобранное техническое знание, которое при использовании его надлежащим образом, поставит ее потребителя в выгодное конкурентное положение.

Техническая помощь - это форма профессиональных услуг, тесно связанная с опытом производства. Она представляет собой информацию, которая может быть хорошо известна или полностью доступна в общественной сфере. Вместе с тем, провести разделение между технической помощью и ноу-хау не всегда просто, но это необходимо для адекватного регулирования этих договоров антимонопольным, налоговыми другими специальными законами, а также установления цены. Например, исключения из закона о запрете ограничительной конкуренции в Германии, относящиеся к патентным лицензиям, распространяются на договоры о передаче ноу-хау лишь постольку, поскольку эти договоры касаются достижений, обогащающих технику, которые остаются нераскрытыми. При предоставлении технических услуг оплата должна производиться только за услуги и затраты лицензиара, а не за право использования информации. В дальнейшем изложении, используя термин «ноу-хау», будет употребляться его в значении, соответствующем коммерческой тайне, как она определена в ст.

В связи с ограниченным объемом работы остановимся на основных элементах этого сложного вида договора: условия и структура договора о передаче ноу-хау, предмет и объем передаваемых прав по данному договору.

Содержание договора о передаче ноу-хау строится по модели, близкой к лицензионному договору на изобретение и включает почти тот же перечень пунктов договора. К особенностям договора беспатентной лицензии относятся условия, определяющие ноу-хау, условия о передаче этой информации реципиенту и условие конфиденциальности. Кроме этого, содержание ограничительных положений и действие антимонопольного законодательства в отношении договоров о передаче ноу-хау определяется спецификой правового режима ноу-хау.

Список обязательных условий лицензионных договоров, приведенный в ст.7 рекомендательного законодательного акта «О защите высоких технологий», сформулирован применительно именно к договорам смешанных лицензий и лицензиям на ноу-хау. В соответствии с ним в лицеи- зионных договорах обязательно оговариваются определение сторон договора, предмет лицензии, перечень объектов интеллектуальной собственности, объем передаваемого ноу-хау, вид лицензии, объем передаваемых прав, срок действия договора, права и обязанности сторон, территория действия договора, размер вознаграждения, обязательства о соблюдении конфиденциальности, санкции за их нарушение, цена лицензии и виды платежей.

Лицензионные договоры о передаче ноу-хау в отличие от патентных лицензий по действующему законодательству не подлежат какой-либо официальной регистрации. Это, с одной стороны, создает условия для максимальной свободы волеизъявления сторон, с другой при процедуре регистрации Ведомство выступает в качестве независимого эксперта и не допускает включение в договор положений, противоречащих законодательству или условиям самого договора. При заключении договора беспатентной лицензии принимать меры для создания полноценного договора должны сами стороны.

Насколько сложна и неоднозначна правовая природа, договора, настолько неоднозначен вопрос о предмете договора беспатентной лицензии. В литературе были высказаны различные точки зрения. Одни авторы считали предметом договора само техническое знание, другие - предоставление права использования¹. Свядосц Ю.И. в качестве предмета договора определил действия по передаче информации в предусматриваемой договором форме . В немецкой правовой литературе отмечалось также, что договор о передаче ноу-хау покоится на взаимном доверии сторон.

Надо отметить, что все эти элементы присутствуют в договоре о передаче ноу-хау. Представляется правильным определение предмета договора, данное Богуславским М.М. Он включает в предмет договора о передаче ноу-

¹ Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. Пер. с нем. Общая ред. и вступит, статья М.М. Богуславского. — M., 1976, С.45-49; Зенин И.А., Князев О.К. Правовые проблемы использования и передачи ноу-хау (на примере Франции и ФРГ). Теория и практика изобретательства, рационализации и патентно-лицензионной работы. M., 1988,0.112-118.

* Свядосц Ю.И. Договор на передачу ноу-хау в практике советских внешнеторговых объединений. Уч. Пособие. M., 1987, С. 15-17.

хау всю совокупность или часть производственного опыта и знаний, которые одна сторона предоставляет другой. Кроме этого, в предмете договора определяются и описываются точно и не двусмысленно все права и сведения, которые предоставляются, определяется объем этих прав, порядок и условия их передачи и использования. Отношение нового российского законодательства к этому вопросу, возможно, будет уточнено в законе о коммерческой тайне. На данном этапе в целях практического регулирования отношений сторон и подготовки договоров о передаче ноу-хау надо признать, что к существенным условиям договора о передаче ноу-хау относятся определение в договоре ноу-хау, объем предоставляемых лицензиату прав (ограничительные условия), конфиденциальность, способ передачи ноу-хау.

В объем прав, предоставляемых по лицензии о передаче ноу-хау, входят условия о сроке, территории, правомочиях и объекте. В договоре должно быть также установлено, на исключительной или неисключительной основе предоставляется беспатентная лицензия.

На беспатентные договоры, так же как и на патентные лицензии, антимонопольное законодательство распространяется в тех случаях, когда на приобретающую сторону возлагаются необоснованные ограничения. Вместе с тем имеются и различия в применении антимонопольного законодательства к патентным и беспатентным лицензиям. В нашей стране проблема раздельного регулирования двух этих видов договоров пока не ставилась. В России превалируют представления о лицензиях как о едином договоре, под которым в первую очередь подразумевается смешанный договор. Раздельные представления о патентной и беспатентной лицензии не развиты.

Большое значение придает европейское законодательство различиям как патентных и беспатентных, так и смешанных лицензионных договоров. Для целей регулирования ограничительных положений в лицензионных договорах Комиссией ЕС разработаны отдельные инструкции для патентов и для ноу-хау. Эти инструкции являются взаимоисключающими и не могут применяться одновременно. Что касается смешанных соглашений, то здесь придается значение тому, что является основой соглашения (патент или ноу- хау) и в соответствии с этим применяются «исключения для патентов» или «исключения для ноу-хау».

Срок действия монополии секретности заранее точно не определен. Она существует до тех пор, пока защищаемая информация не станет общеизвестной. Однако в договорах о передаче ноу-хау следует оговаривать конкретный срок действия договора, чтобы не создавать дополнительной правовой неопределенности.

Договоры о передаче ноу-хау заключаются на различный срок, который может колебаться в диапазоне от 2 до 10-15 лет в зависимости от сложности и значимости переданной технологии. Вместе с тем, некоторые страны искусственно ограничивают срок действия беспатентной лицензии. Так, Комиссия ЕС предписывает, что срок действия исключительной лицензии, которая распространяется на часть территории Общего рынка, не должен превышать 10 лет с момента подписания первого лицензионного соглашения для данной территории.

Действие договора прекращается досрочно, если ноу-хау утрачивает секретность по причинам, не зависящим от принимающей стороны. Включение в договор условий, обязывающих лицензиара и после потери секретности ноу-хау оставаться связанным договором, могут рассматриваться как незаконные с точки зрения антимонопольного законодательства.

Однако законодательные нормы и научные мнения на этот счет расходятся. «Если во Франции юристы вступают за то, чтобы расторгать договор вследствие утраты ноу-хау конфиденциальности, то специалисты ФРГ явно придерживаются противоположного мнения»^[146]. Обоснование позиции, что уплата роялти должна продолжаться и после потери секретности ноу-хау, суды США находят в принципах договорного права.

Кроме этого, в западной доктрине существует мнение, что, если по договору было передано не секретное ноу-хау и лицензиат знал или должен был знать об этом, лицензиат в дальнейшем не вправе в одностороннем порядке отказаться от соглашения и прекратить выплату платежей за использование ноу-хау в связи с тем, что ноу-хау стало известно конкурентам.

Беспатентные лицензии, так же как и патентные лицензионные договоры, содержат условие о территории использования ноу-хау. Особое внимание территориальным ограничениям уделяется тогда, когда передающая сторона сама изъявляет желание изготавливать, реализовывать продукцию за пределами территорий договора и в т.п. случаях (исключительная и неисключительная территория).

Вместе с тем, антимонопольное законодательство зарубежных стран более строго оценивает территориальные ограничения (запрет экспорта) в беспатентных договорах, чем в патентных. Так, западногерманское законодательство обосновывает допустимость запрета экспорта при патентной, лицензии ограничением территории использования изобретения. Поскольку ноу-хау не является правом, ограничением территории, то при запрете экспорта параллель с разделом территории будет еще более очевидной, чем при патентной лицензии. Верховный суд США установил, что распределение между сторонами по соглашению не только стран для продажи запатентованной продукции, но и незапатентованной продукции является нарушением ст. 1 закона Шермана.

Исходя из того, что правомочия, которыми обладает владелец ноу-хау, традиционно строятся по модели исключительных прав, разрешенные формы и объем применения ноу-хау принимающей стороной будут формулироваться так же, как и в договоре патентной лицензии на изобретение. В зависимости от намерения сторон могут быть установлены ограничения по видам использования ноу-хау (производство, сбыт и др.), по объему производства, ограничения области использования (фармакология или ветеринария и т.п.). В том случае, если в контракте не указаны формы применения переданной информации, Свядосц Ю.И., например, считает, что следует понимать такое умолчание как «предоставление права на любое применение - производственное и коммерческое»¹

Так же, как и в патентной лицензии, передача ноу-хау может быть произведена на условиях исключительной или неисключительной лицензии. Как отмечается в некоторых работах^{[147] [148], передача ноу-хау на исключительной основе встречается крайне редко и, как правило, тенденция к заключению беспатентных лицензий на исключительной основе прослеживается в развивающихся странах.}

В отличие от патентной лицензии, где передача технической документации имеет факультативное значение в виду того, то описание изобретения известно из открытых источников, при передаче ноу-хау предоставление всех необходимых сведений о ноу-хау является основной обязанностью лицензиара. Поскольку содержание информации может быть установлено только из текста договора, можно говорить, что лицензионный договор - это документ, обосабливающий ноу-хау от всего остального информационного массива. В отличие от изобретений, где процедурой квалификации занимается управомоченное ведомство, обладатель ноу-хау самостоятельно решает, какая информация составляет ноу-хау. Поэтому передающая сторона должна предоставить гарантии полноты, правильности и качественного изготовления технической документации, а также технической осуществимости ноу-хау и отсутствие прав третьих лиц на эту информацию. Иногда на лицензиара возлагается и гарантия в отношении качества производимой по лицензии и продукции. Таким образом, на обладателя ноу-хау возлагается в принципе больший комплекс гарантийных обязательств, чем на обладателя патента в договоре патентной лицензии на изобретение.

Одновременно лицензиар несет и большую ответственность. Так, в договорах при патентной лицензии сумма ответственности лицензиара ограничивалась суммами, полученными по договору. В отношении же договора о передаче ноу-хау в доктрине существовало мнение, что не должно устанавливаться каких-либо ограничений суммы возмещения, приходящихся на долю лицензиара, и это связывалось с повышенной степенью риска при использовании незащищенных технических достижений, который ложится на обоих партнеров.

Штумпф Г. соглашался с мнением, что если иное не установлено договором, лицензиар несет ответственность перед лицензиатом за то, что предмет лицензии является технически пригодным для изготовления, в том числе в промышленных условиях. Поэтому, в противоположность патентным лицензиям, в основу таких договоров может быть положено условие, что при наличии недостатков в качестве возмещения могут быть взысканы упущенная выгода, а также расходы которые произвел лицензиат для организации промышленного предприятия.

В соответствии со ст. 22 рекомендательного закона «О защите высоких технологий» недопустимо освобождать передающую сторону от ответственности за дефекты технологии или необоснованно ограничивать такую ответственность. Представляется, что это положение более оправданно применительно к лицензиям на ноу-хау и к смешанным договорам, где ноу-хау занимает основное значение, чем к патентным лицензиям.

Вместе с тем, включение в договор гарантии качества продукции, изготовляемой лицензиатом с помощью переданной технологии, встречается относительно редко. Включение такого обязательства создает на стороне лицензиара неопределенный риск, т.к. качество продукции будет напрямую зависеть от опыта работы лицензиата в данной области, наличия необходимых производственно-технических условий эксплуатации ноу-хау у реципиента технологии и т.д. Включение такого условия в договор неизбежно заставит лицензиара принять меры для установления контроля над производством лицензиата.

Критерием оценки полноты и качества технической документации, как полагает Богуславский М.М., является возможность наладить производство продукции по лицензии и достичь запланированных параметров на ее основе. Детально они могут быть проверены лишь в процессе использования документации. Поэтому в договоре целесообразно предусмотреть возможность предъявления претензий в отношении комплектности и качества техдокументации и после составления акта сдачи-приемки, в течение установленного периода времени (обычно 3-6 мес.).

Так же, как в договоре купли-продажи, существенное значение в договоре о передаче ноу-хау имеет условие о порядке передачи объекта договора. В зависимости от опыта принимающей стороны и особенностей передаваемого ноу-хау это условие может быть различным. Передача может осуществляться простым вручением технической документации, образцов изделий и др. лицензиату, но могут быть предусмотрены и дополнительные условия об оказании помощи реципиенту в налаживании производства с применением ноу-хау или обучение его персонала.

Условие о конфиденциальности (секретности) - наиболее специфическое условие, характерное в первую очередь для договоров о передаче ноу- хау. Условие о конфиденциальности может применяться ко многим аспектам как патентных, так и беспатентных договоров, а также в других соглашениях о технологическом обмене. Конфиденциальность может относиться, в частности, к полученным данным о рынках сбыта и конкуренции, к общему содержанию оформленных договоров или к самому факту заключения договора. Однако применительно к разглашению технических секретов условие о конфиденциальности уместно только в случае разглашения тайны ноу-хау^[149].

Условие о сохранении конфиденциальности в отношении предмета договора относится к основным условиям беспатентной лицензии. Оно состоит в обязанности неразглашения ноу-хау, передаваемого по договору третьим лицам. Важность этого условия объясняется, двоякой причиной. Во- первых, в коммерческую стоимость секретного ноу-хау, помимо его безусловной полезности, входят и те преимущества, которые дает использование сведений, неизвестных конкурентам. C другой стороны, конфиденциальность - это условие существования самого ноу-хау.

Основное место в правовом режиме защиты интересов обладателя ноу- хау занимает договор. «Институциональная защита поставщика ноу-хау явно неудовлетворительна, она рассматривается только как дополнительная к договорной защите»^[150]. Поэтому при заключении договоров на передачу ноу- хау нужно обращать максимальное внимание на условия, связанные с сохранением его секретности. Нельзя не подчеркнуть как раз то, что условие

0 конфиденциальности в договоре о передаче ноу-хау - это не просто договорное условие, а правовая основа существования монополии секретности, предмета договора, а значит, и самого договора о передаче ноу- хау. Это часть правового режима ноу-хау, которые практически обеспечивается за счет действий обладателя ноу-хау. Лицензионный договор является частью режима защиты ноу-хау.

Формулирование условия о конфиденциальности в лицензии на передачу ноу-хау имеет несколько планов. Во-первых, это определение той информации, которая будет отнесена к секретной. Вторая часть связана с кругом лиц, имеющих к ней доступ и несущих соответствующую ответственность.

Если под «ноу-хау» партнеры понимают комплекс секретной и несекретной информации, то в договоре важно определить, какая информация представляет собой секретное ноу-хау в объективном смысле, а какая - так называемые договорные сообщения, которые неизвестны лишь субъективно. Поскольку защита в качестве коммерческой тайны предоставляется секретной информации, лицензиар должен гарантировать новизну и отсутствие прав третьих лиц на нее. Разграничение секретного и несекретного ноу-хау важно для того, чтобы лицензиат не брал на себя чрезмерные обязательства по использованию информации и при уплате вознаграждения. В случае несекретного ноу-хау соглашение может накладывать на получателя обязательство в отношении конфиденциальности, но не может ограничивать права по его использованию (выпуск продукции, применение на определенной территории и др.).

Кроме этого, разграничение секретного и несекретного ноу-хау имеет существенное значение для определения срока действия соглашения. Если передано секретное ноу-хау, действие договора по общему правилу должно быть прекращено в случае, когда оно становится общеизвестным не по вине лицензиата. При передаче несекретного ноу-хау данное событие не влияет на судьбу договора и, как правило, не является основанием для расторжения.

Наложение на лицензиата обязанности о неразглашении сведений о несекретном ноу-хау (технической помощи) после истечения срока действия договора вряд ли обосновано. В отношении же секретного ноу-хау, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией, сохранение обязательства о конфиденциальности после окончания договора может быть оправдано с точки зрения законодательства о недобросовестной конкуренции.

В договорах о передаче ноу-хау конфиденциальность предмета договора обычно обеспечивается либо путем включения в договор оговорку общего типа о строгой конфиденциальности всех сведений, касающихся предмета договора, либо путем взятия у лиц, которым в соответствии с условиями договора необходимо ознакомиться с передаваемыми по договору о передаче ноу-хау, специальных подписок о неразглашении сведений и данных, полученных в результате этого ознакомления.

В образцах лицензионных договоров условия обеспечения конфиденциальности формулируются следующим образом:

• стороны берут на себя обязательства по сохранению в тайне полученных от лицензиара документации и информации относящихся к производству продукции по лицензии;

• стороны предпримут необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений;

• обязательно знакомить с переданной информацией только тех членов персонала, которые непосредственно связаны с производством продукции. Кроме этого, необходимо оговорить возможные случаи передачи конфиденциальной информации клиентам, поставщикам и покупателям лицензиата для производства и использования продукции, а также право лицензиара предлагать ноу-хау другим лицензиатам.

Серьезное внимание в договорах о передаче ноу-хау уделяется санкциям за нарушение обязательств, вытекающих из договора. Формы и размер ответственности за нарушение сторонами условий договора могут предусматриваться в самом договоре^[151]. К условиям наступления ответственности за нарушение обязательств по договору является вина. В законодательстве ряда стран содержатся положения, облегчающие доказывание вины в случае нарушения условий договора о передаче ноу-хау. Так, в договорной практике ФРГ и Франции исходят из того, что от потерпевшего не требуется доказывать вину другой стороны. Напротив, нарушившая сторона должна доказать, что в ее действиях не было вины. Лицензиат обязан доказать принятие им всех необходимых организационно-хозяйственных мер по сохранению конфиденциальности. Особенно четко такие меры должны быть продемонстрированы в тех случаях, если проводится инспекционное посещение предприятий принимающей стороны.

Следует отметить, что в отношении других обладателей ноу-хау (получивших его не по договору с лицензиаром) действует прямо противоположное правило. Впредь до доказательства факта неправомерного приобретения ноу-хау за стороной, фактически владеющей ноу-хау, признается право на него. Это аргументируется тем, что несколько организаций могут независимо, друг от друга найти к созданию идентичного технического решения.

Для договорных отношений, связанных с секретной коммерчески ценной информацией, особое значение и сложность составляют преддоговорные отношения и само вступление в договор. Определенную помощь в регулировании этих процессов может оказать предварительный договор, который регламентируется ст..429 ГК РФ. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429). В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, в пределах срока его действия уклоняется от заключения основного договора, применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров. В литературе высказывались мнения о том, что какая-то из разновидностей этого договора может быть использована для регулирования отношений между обладателем ноу-хау и лицом, заинтересованным в его приобретении. В этих случаях можно было бы заключать что-то вроде опционного соглашения на ознакомление с эффектом от ноу-хау. В подобных предварительных договорах необходимо особо предусмотреть, кроме всех других условий, также и меры предосторожности для разглашения содержания ноу-хау и ответственность получающей стороны за неумышленное разглашение или использование конфиденциально информации, а также подчеркнуть право раскрывающей стороны на эту информацию. Помощь в их составлении могут оказать известные пример не формы договора о конфиденциальности и неразглашении информации.

Из сказанного можно сделать следующие выводы:

1. Действующим российским законодательством за нарушение права на коммерческую тайну установлена гражданская, уголовная и административная ответственность. Однако для эффективного использования данных норм в некоторые законодательные акты необходимо внести изменения.

В статье 139 ГК РФ специально оговорено, что обязанность возместить причиненные нарушением убытки возлагается на работников, разгласивших коммерческую или служебную тайну вопреки трудовому договору.

Таким образом, гражданское законодательство вводит еще один вид ответственности для лиц, состоящих в трудовых отношениях, которые регулируются законодательством о труде, которое вообще не предусматривает ответственности за упущенную выгоду. Это означает выход за пределы отношений, регулируемых гражданским законодательством (статья 2 ГК РФ) и вторжение в сферу отношений, регулируемых данной отраслью законодательства, что, естественно, нельзя признать оправданным. Вместе с тем, учитывая, что разглашение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, может повлечь за собой весьма значительный ущерб для ее обладателей, целесообразно обсудить вопрос о внесении изменений в трудовое законодательство.

Только после внесения соответствующих изменений в TK РФ применение ответственности, предусмотренной статьей 139 ГК РФ, к работнику будет действительно возможно, и не будет вызывать сомнений.

2. Обладателю коммерческой тайны следует помнить, что возложение ответственности на работника, разгласившего коммерческую тайну работодателя, возможно при выполнении следующих условий.

Во-первых: на каждом предприятии (организации) должен

существовать утвержденный приказом его руководителя перечень сведений, составляющих коммерческую тайну для этого предприятия (организации), разработанный на основе критериев, приводимых в статье 139 ГК РФ, при этом должны учитываться следующие моменты - является ли соответствующая информация неизвестной третьим лицам; имеет ли она реальную или потенциальную коммерческую ценность; способен ли обладатель информации обеспечить эффективную охрану ее конфиденциальности; не нарушает ли отнесение тех или иных сведений к коммерческой тайне постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 1991 года № 35, а также многие другие нормативно-правовые акты. В крупных фирмах наряду с общим перечнем могут быть разработаны отдельные перечни в структурных подразделениях и филиалах. При наличии таких перечней каждый работник будет четко представлять, что именно он обязан хранить в тайне, а у работодателя не будет затруднений при оценке соответствующих действий работника.

Во-вторых: в письменных трудовых договорах должны быть закреплены обязанности работников соблюдать коммерческую тайну и обязанности администрации ознакомить работников с порядком обращения со сведениями, ее составляющими, путем внесения соответствующих дополнений в разделы «Основные обязанности работников» и «Основные обязанности администрации», а также в должностные инструкции работники, чьи трудовые функции связаны с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну или обеспечивающих режим конфиденциальности. Кроме того, администрация предприятия или организации должна принять все необходимые меры для соблюдения режима коммерческой тайны, которые должны быть закреплены в правилах внутреннего трудового распорядка организации.

В-третьих: целесообразно предусмотреть в индивидуальных

письменных трудовых договорах обязанность работников предприятия, которым в силу их служебного положения стали известны производственные или коммерческие секреты, не разглашать их в течение определенного срока и после прекращения трудовых.

Выполнение перечисленных процедур дает возможность рассматривать сохранение коммерческой тайны как одну из трудовых обязанностей работника, за нарушение которой он может быть привлечен к ответственности по нормам законодательства о труде - дисциплинарной и материальной. Нарушение такой обязанности может служить и основанием для прекращения трудового договора с руководителем предприятия, учреждения, организации (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения) и его заместителями (однократное грубое нарушение трудовых обязанностей), а также с руководителем предприятия, если условиями заключенного с ним контракта разглашение служебной и коммерческой тайны предусмотрено в качестве основания для прекращения контракта.

Следует учитывать, что по нормам действующего законодательства, другие категории работников могут быть уволены за разглашение коммерческой тайны. Что касается материальной ответственности за ущерб, причиненный разглашением соответствующих сведений, то по нормам трудового законодательства она, по общему правилу, будет ограниченной в размере прямого действительного ущерба, но не более среднего месячного заработка. Полная материальная ответственность в рассматриваемом случае возможна лишь при наличии определенных сопутствующих обстоятельств, а именно:

когда ущерб причинен преступными действиями работника, установленными приговором суда;

когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей;

когда ущерб причинен работником, находящимся в нетрезвом состоянии.

3. В целях обеспечения эффективной защиты обладателей коммерческой тайны можно предложить такой способ защиты как выплата денежной компенсации нарушителем правообладателю, определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда (в пределах установленных законом), который может применяться вместо возмещения убытков.

Размер такой компенсации может определяться в соответствии с

примерной суммой убытков.

Представляется, что данный способ, наряду с другими наиболее применимыми в рассматриваемой сфере, должен быть внесен федеральный закон «О коммерческой тайне», в статье, посвященной способам защиты нарушенных прав обладателей коммерческой тайны. Например: «Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну в случае невозможности определения размера ущерба или вреда, причиненного нарушением прав на такую информацию, вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков или взыскания дохода выплаты по усмотрению суда компенсации от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации».

4. Договор о ноу-хау также является договором особого рода. Отдельные элементы регулирования патентной лицензии можно применить к данному договору. Вряд ли можно считать этот договор лицензией, учитывая его существенные отличия от договора патентной лицензии. На отличительные особенности беспатентного лицензионного договора следует обращать внимание и при применении в отношении к нему представлений о лицензии в широком смысле слова.

5. К отличительным особенностям договора о ноу-хау относится, во- первых, то, что в основе договора лежит фактическая монополия, а не исключительное право. Границы фактической монополии секретности не совпадают с границами патентной монополий, что в свою очередь влияет на формулирование объема передаваемых прав и регулирование этих договоров антимонопольным законодательством.

Во-вторых, содержание и существование ноу-хау устанавливается из самого договора, поэтому именно в договоре происходит обособление конфиденциальной информации от остального информационного массива. За правомерность ее обособления и засекречивание отвечает обладатель ноу- хау. Особое внимание здесь следует уделять разграничению секретной и несекретной информации.

В-третьих, недостаточно одного разрешения использовать информацию, необходима ее фактическая передача.

В-четвертых, в договоре отсутствуют патентные вопросы. Iix место занимают вопросы конфиденциальности. Конфиденциальность — это не только основное условие договора, но и условие существования секретного ноу-хау как объекта договора, элемент его правового режима.

6. К существенным условиям договора о ноу-хау следует отнести определение ноу-хау в договоре, конфиденциальность, объем передаваемых прав, способ передачи ноу-хау.

7. В силу того, что сведения о ноу-хау известны только лицензиару, передающая сторона должна предоставить гарантии полноты, правильности и качественного изготовления технической документации, а также гарантию осуществимости ноу-хау и отсутствия прав третьих лиц. Объем ответственности может быть большим, чем в договоре патентной лицензии.