4.3.4. Договори на використання об’єктів права промислової власності

Ліцензійні договори. Найбільш поширеними договорами на використання об’єктів права інтелектуальної власності є ліцензійні договори [36]. Але при цьому слід мати на увазі, що вони не єдина правова форма використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Першим таким принциповим положенням чинного законодавства України про інтелектуальну власність є припис, за яким використання об’єкта інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача з власником зазначеного об’єкта ( ч. 3-4 ст.426 ЦК). Будь-яке позадоговірне використання об’єкта інтелектуальної власності чинним законодавством оцінюється як порушення прав на нього (ст. 431 ЦК). Звичайно, порушенням прав інтелектуальної власності не визнається використання без дозволу власника цього об’єкта, яке дозволене законом як виняток (ст. 444 ЦК). Чинне законодавство таких винятків містить не мало, про них йшлося вище і немає потреби їх повторювати.

Поза межами визначених у законі винятків будь-яке використання будь-якою особою об’єкта інтелектуальної власності можливе тільки на підставі договору користувача з його власником (ст. 443 ЦК).

Другим принципом положенням договорів про використання об’єктів інтелектуальної власності є їх платний характер (ст. 445 ЦК). Право розпоряджатися належним об’єктом має його власник, тому він може надати дозвіл і на безплатне використання. Це право власника об’єкта. Проте у переважній більшості договори про використання інтелектуальної власності є платними, взаємовигідними, двосторонніми. Плата за використання може здійснюватися у різних правових формах. Розмір винагороди, порядок її обчислення, строки виплати визначаються угодою сторін. Це принципово нове положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність.

За законодавством, чинним раніше, розмір винагороди, порядок обчислення, строки виплати та всі інші питання, щодо винагороди ретельно регламентувалися нормативними актами. Будь-яка свобода дій в даному питанні не допускалась [314; 24; 40; 19]. Це загальне правило стосувалося як авторського права, так і винахідницького. Чинне законодавство розв’язання зазначених питань віддало на розгляд сторін договору.

У нормативному порядку визначається лише нижчий рівень розмірів винагороди за використання творів науки, літератури і мистецтва, нижче яких опускатися не дозволяється. Щодо інших об’єктів інтелектуальної власності таких обмежень не встановлено.

Договори на використання об’єктів інтелектуальної власності мають чинність тільки у межах, визначених законом або договором [287]. Так, договір про використання зазначеного об’єкта може бути укладений на строк, який не перевищує строків його правової охорони (ч. 1 ст. 1110 ЦК). Обмеження користування тим чи іншим об’єктом може стосуватися території, часу, кількості тощо. Сторони у договорі можуть дійти згоди і щодо інших обмежень користування, але всі вони повинні бути чітко обумовлені договором (статті 1109 - 1110 ЦК).

Суттєві обмеження містить Закон щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності, визнаних в установленому порядку секретними. Вони стосуються тільки об’єктів промислової власності, принаймні, так вказує чинне законодавство. Проте за наявності відповідних умов вважаємо, що й твір науки також може бути в установленому порядку визнано секретним. Але Закон України «Про авторське право і суміжні права» не містить такої норми. Між тим вона не була б зайвою. Адже є закриті літературні фонди.

Секретними об’єктами інтелектуальної власності визнаються такі, які містять інформацію, що в установленому порядку віднесена до державної таємниці. Порядок віднесення того чи іншого об’єкта до секретного визначений Законом України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. (нова редакція прийнята 21 вересня 1999 р.) [102].

Згідно із ст. 8 його: державна таємниця (далі також секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття Державним експертом з питань таємниць рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням даної інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, визначаються цим Законом (ст. 10).

Договори про використання об’єктів інтелектуальної власності (ст. 1107 ЦК України) за незначним винятком, встановленим законодавством, укладаються у простій письмовій формі [354, ч.2 ст.1107]. Усні договори у цій сфері допускаються лише у випадках, встановлених Законом. Разом з тим чинне законодавство не містить приписів, які встановлювали б до договорів про використання об’єктів інтелектуальної власності нотаріальну форму. Звичайно, сторони, які забажають засвідчити укладання такого договору в нотаріальному порядку, мають право це зробити. Договори про використання об’єктів інтелектуальної власності повинні бути не просто укладені у простій письмовій формі, а й підписані сторонами; їх підписи мають бути засвідчені відповідними печатками [141]. У договорі повинна обов’язково зазначена дата його укладення.

Особливістю договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності, безперечно, є охоронювані результати інтелектуальної діяльності. Як вже зазначалося, предметом таких договорів мають бути лише ті результати, які визнані об’єктами правової охорони. Але наведене не виключає можливості укладення договору і на результат, який не є об’єктом правової охорони.

Слід зазначити, що договори на використання об’єктів інтелектуальної власності є найбільш поширеною правовою формою забезпечення суспільства необхідними технічними засобами та сповіщення про досягнуті результати у сфері науки, літератури і мистецтва [72, c.71]. Відносини, що складаються у процесі передачі і використання здобутків інтелектуальної діяльності, досить складні. Вони потребують детального регламентування. У договорі повинні бути чітко визначені численні умови об’єкта використання, масштаби використання, ціна, підстави припинення та умови відповідальності [225, c.65-93].

Найпоширенішим з договорів про використання об’єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори [371]. Практика застосування останніх в усьому світі достатньо удосконалила накопичений великий досвід їх використання. Назва цих договорів походить від латинського слова licentia - дозвіл. В даному разі дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, який оформляється договором.

Достатнього досвіду використання об’єктів інтелектуальної власності в Україні ще не накопичено^*. Основні умови та реквізити поки що не типізовані у відповідних зразкових чи примірних договорах. Тому дуже важливо визначити зміст та основні умови, передусім, ліцензійного договору, який стає єдиним і основним документом, що регулюватиме права і обов’язки сторін у відносних щодо використання об’єктів інтелектуальної власності, взаємні розрахунки, відповідальність тощо. Найчастіше спори виникають саме через прогалини в укладеному договорі, нечіткість його визначень, неконкретність об’єкта тощо. Варто врахувати й те, що при виробленні проекту договору багато його умов характеризується невизначеністю стосовно того, який ефект буде досягнуто в результаті використання об’єкта інтелектуальної власності. Це значно ускладнює укладання договору.

Не відзначається повнотою і законодавство у частині ліцензійних договорів. Закони України про інтелектуальну власність обмежуються лише визначенням їх видів.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції від 1 червня 2000 р.) та з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 р. також обмежується лише визначенням ліцензійних договорів. Пункт 7 ст. 28 його проголошує, що власник патенту надає будь-якій особі дозвіл (видає ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням з Державним експертом. За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

Чинне законодавство України передбачає декілька видів ліцензійних договорів. Ще декілька видів вироблені міжнародно-правовою практикою. Серед останніх слід назвати, передусім, так звану повну ліцензію, яка є нічим іншим не що інше як купівлею-продажем об’єкта інтелектуальної власності. Взагалі слід наголосити, що ліцензійний договір є саме продажем дозволу на використання об’єкта інтелектуальної власності [26, ст.168].

Отже, повна ліцензія є дозволом на використання запатентованого об’єкта на весь строк чинності патенту і на використання об’єкта у повному обсязі.

В останні роки договір повної ліцензії поступово втрачає своє значення, його застосування скорочується. Це зумовлюється тим, що економічна ситуація в сучасних умовах досить динамічна. Умови, за яких укладений договір повної ліцензії, були вигідні, але вони зафіксовані на весь строк чинності договору. Економічна ситуація може змінитися таким чином, що ті ж самі умови стали уже невигідними, але змінити їх уже не можна без згоди іншої сторони. Між тим сучасний цивільний оборот досить динамічний, що, у свою чергу, зумовлює таку ж оперативність у правовому забезпеченні цієї динаміки. Договори, укладені на тривалий строк чинності, стають невигідними. Вони перестали задовольняти міжнародний обіг патентів.

За договором виключної ліцензії ліцензіар передає право на використання об’єкта інтелектуальної власності ліцензіату в повному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк [354, ч.3 ст.1108]. Ліцензіару залишається лише та частина права на об’єкт, яка не охоплена виключною ліцензією. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об’єкта інтелектуальної власності іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав [321, c.519-520].

Відмінність виключної ліцензії від простої полягає, перш за все, у тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії в тих межах, які були визначені договором про виключну ліцензію, і надавати права використання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межами виключної ліцензії самостійно і надавати просту ліцензію (чи виключну) третім особам. Наприклад, якщо ліцензіар видав ліцензію на використання об’єкта інтелектуальної власності на території Франції, то він може видати просту чи виключну ліцензію на той же об’єкт на території будь-якої іншої країни [36, c.46].

Виключна ліцензія може бути обмежена певним часом (наприклад, договір укладений лише на два роки). По спливу двох років ліцензіар може знову видати просту чи виключну ліцензію будь-кому на новий строк. Виключна ліцензія може бути обмежена також і обсягом використання предмета ліцензії.

За договором виключної ліцензії ліцензіату може бути надано право видачі субліцензії, тобто ліцензіат має право укладати договори простої ліцензії з третіми особами на використання того самого предмета виключної ліцензії. Межі прав за такою субліцензією не повинні виходити за межі основної ліцензії (ч. 2 ст.1109 ЦК).

Виключна ліцензія більш вигідна для ліцензіата, оскільки вона надає йому кращі можливості для використання предмета ліцензії з найбільшою для себе вигодою.

Проста ліцензія полягає у тому, що ліцензіар передає право на використання об’єкта інтелектуальної власності ліцензіату, залишаючи за собою право на використання цього ж об’єкта, включаючи і право надання ліцензій іншим особам. Проте ліцензіат не наділяється правом на видачу субліцензій.

Чинне законодавство України про промислову власність містить ще одну - так звану відкриту ліцензію. За нею власник патенту (свідоцтва) на об’єкт промислової власності (крім патентів на секретні об’єкти промислової власності) має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об’єкта промислової власності [112, п.9 ст.28]. Іншими словами, власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об’єктом. Для стимулювання відкритих ліцензій у законодавстві встановлена певна пільга для власників патентів - збір за підтримання чинності патенту в такому разі зменшується на половину, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви [112, п.9 ст.28].

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов’язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Проте може статися так, що жодна особа не виявила бажання скористатися оголошеним дозволом. В такому разі власник патенту може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. В такому випадку річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному обсязі, починаючи з року, наступного за роком публікації даного клопотання.

Примусова ліцензія. Стаття 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” містить припис, за яким у разі невикористання об’єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу правоохоронного документа або від дати, коли використання об’єкта промислової власності було припинено, на цей об’єкт може бути видано, так звану, примусову ліцензію [112, ст.30]. Будь-яка особа, котра має бажання і виявляє готовність використовувати даний об’єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліценції) за наступних умов: 1) з власником правоохоронного документа не вдалося досягти угоди про укладення ліцензійного договору; 2) власник правоохоронного документа не зміг довести, що факт невикористання об’єкта зумовлений поважними причинами; 3) примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії.

Примусова ліцензія, видана судом, повинна містити визначення обсягу використання, строк дії дозволу та порядок виплати винагороди власнику правоохоронного документа.

В умовах воєнного та надзвичайного стану, а також в інтересах суспільства Кабінет Міністрів України має право дозволити використання об’єкта промислової власності визначеній ним особі без дозволу власника правоохоронного документа. Цей дозвіл також надається на умовах невиключної ліцензії, але з виплатою власнику відповідної компенсації.

Видача примусової ліцензії на секретний об’єкт промислової власності може мати місце лише за умови, що заінтересована особа має дозвіл на доступ до цього об’єкта від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти з власником правоохоронного документа згоди щодо надання ліцензії, то Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного об’єкта без згоди власника на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації ( п. 4 ст. 30 Закону).

Спори щодо видачі ліцензії і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Чинне законодавство України про промислову власність знає ще одну ліцензію - так звану, залежну [112, п.2 ст.30]. Її сутність полягає у тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використати об’єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

Власник патенту зобов’язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання об’єкта промислової власності власнику пізніше виданого патенту за наступних умов:

1) такий дозвіл (залежна ліцензія) видається власнику пізніше виданого патенту;

2) залежна ліцензія видається власнику раніше виданого патенту;

3) об’єкт промислової власності призначений для досягнення іншої мети, захищений пізніше виданим патентом;

4) пізніше захищений об’єкт промислової власності має значні техніко-економічні переваги;

5) зазначений об’єкт не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Дозвіл (залежна ліцензія) надається в обсязі, необхідному для використання об’єкта промислової власності власником пізніше виданого патенту.

При цьому власник раніше виданого патенту, у свою чергу, має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання об’єкта промислової власності, що охороняється раніше виданим патентом.

Новий Цивільний кодекс України передбачає ще один вид ліцензії - одиничну. Вона видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього ж об’єкта у зазначеній сфері ( ч. 3 ст.1108 ЦК).

Укладення ліцензійних договорів. Мета ліцензійного договору - не просто одержати право на використання об’єкта інтелектуальної власності, а одержати цей дозвіл з найбільшою вигодою для ліцензіата. Таку ж мету ставить перед собою ліцензіар. Тому в ліцензійному договорі мають бути визначені його істотні та інші умови з великою обережністю [36, c.41].

Передусім, контрагенти ліцензійного договору повинні чітко визначити: хто є хто. Ліцензіар має впевнитися, що ліцензіат - та особа, з якою можна мати справу, вона дійсно є тією особою, за яку себе видає. Адже може виявитися, що за спиною ліцензіатом стоїть гурт інших юридичних осіб, які будуть використовувати предмет ліцензії, а ліцензіар вважав, що користуватися об’єктом буде тільки один ліцензіат.

У свою чергу, ліцензіат також повинен переконатися, що ліцензіар має право укладати ліцензійний договір, що він уповноважений виступати як такий від імені групи юридичних осіб, котрі мають право інтелектуальної власності на предмет ліцензійної угоди [359, c.77].

Важливо точно визначити предмет договору: що то є - винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми тощо. При визначенні цієї умови має бути чітко сформульовано, який корисний ефект очікується від використання даного об’єкта, які витрати зумовлює його використання. У договорі повинні бути застережені масштаби і обсяг використання об’єкта - територія, строки, кількість, зміст використання, цілі, призначення. У договорі мають бути чітко визначені зазначені параметри [175, c.148].

Строк ліцензійного договору не може бути тривалішим, ніж строк правової охорони, але він також має бути чітко визначений [354, ст.1110]. У міжнародно-правовій практиці ліцензійні договори укладаються строком на 5-10 років. Тенденція у визначенні строків вказаних договорів розвивається до їх скорочення [215, c.87].

За загальним правилом, в ліцензійному договорі може бути передбачена можливість ліцензіата удосконалювати об’єкт промислової власності. У разі такого передбачення у договорі повинна бути визначена доля цих удосконалень: хто має стати їх власником [225, c.72].

У договорі обов’язково має бути умова про дотримання конфіденційності предмета ліцензійного договору, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії. Щодо яких елементів повинна бути визначена конфіденційність, сторони вирішують самі [30, c.262].

Безперечно, ліцензійний договір може включати й інші умови, які сторони знайдуть за необхідне включити. Це - право сторін. Але перед їх включенням кожна з них має ретельно зважити доцільність останніх.

Проте чи не найбільш важливою умовою ліцензійного договору є його ціна, винагорода за використання об’єкта промислової власності [354, ч.8 ст.1109]. При визначенні ціни мають бути враховані багато факторів. Ліцензійний договір може супроводжуватися угодою про використання ноу-хау, що, як правило, істотно підвищує ефективність використання об’єкта. Ціна ноу-хау та умови його використання визначаються окремо [177, c.263]. Договір може містити умови, за якими його предмет договору повинен бути забезпечений необхідною документацією, консультаціями ліцензіара, наданням технічної допомоги при використанні об’єкта тощо. Наведені та інші фактори мають бути враховані при визначенні ціни договору.

Визначення ціни ліцензійного договору - досить складний процес. Без досвідчених фахівців тут, мабуть, не обійтися. Ціна за передачу прав на об’єкт промислової власності може бути визначена у різних формах: твердій сумі - коли наперед розрахована сума виплачується одночасно або по частинах. Роялті, яка широко практикується у міжнародних патентних відносинах. Роялті - це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на використання об’єктів інтелектуальної власності. Винагорода у формі роялті може встановлюватися також і за використання інших об’єктів права власності суб’єкта підприємницької діяльності, включаючи авторські права на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, записів на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту чи ліцензії, на промислові зразки, креслення моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули чи процесу, права на інформацію про промисловий, комерційний або науковий досвід (ноу-хау) [109].

Роялті, за загальним правилом, розраховуються від економічного ефекту, одержаного від використання (в даному разі об’єкта інтелектуальної власності). У багатьох випадках за використання об’єктів промислової власності встановлюється винагорода у формі твердої суми і роялті [371, c.161].

Сторони ліцензійного договору можуть передбачати й інші форми виплати винагороди за використання об’єктів інтелектуальної власності.

Обов’язковою умовою ліцензійного договору має бути визначення місця і порядку розгляду спору, що може виникнути у процесі виконання договору. В разі порушення умов ліцензійного договору однією із сторін вона може запропонувати прийняти певні способи розв’язання виниклого спору. Коли ж такої згоди між сторонами досягти не вдалося, то вона має право звернутися до суду. Але сторони і самі можуть розробити механізм вирішення такого спору ще до звернення до суду. Так, позов може бути переданий для висновку незалежним експертам, або для розгляду групі фахівців, що складається з представників кожної сторони, або для проведення процедур примирення чи арбітражу [132, c.31-58]. У ліцензійному договорі зазначені питання мають бути чітко визначені.

У ліцензійному договорі повинно бути чітко застережено, що ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб на предмет ліцензії. У договорі має обов’язково бути визначення термінів, що у ньому вживаються. Таке уточнення сприятиме уникненню їх різному тлумаченню [294, c.14].

Близьким до ліцензійного договору є договір комерційної концесії (франчайзингу). Він у останні роки набуває у міжнародному обороті все більшого застосування. В Україні зазначений договір регулюється Цивільним кодексом України [354, глава 76]. З франчайзингу інших нормативних актів Україна не має.

За договором комерційної концесії (франчайзингу) одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право використання у підприємницькій діяльності користувача комплексу виключних прав, належних правоволодільцеві, у тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільця, на комерційну інформацію, що охороняється, а також інші передбачені договором об’єкти виключних прав - знак для товарів і послуг тощо [179, c.252-259].

Договір комерційної концесії (франчайзингу) передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в повному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правоволодільця або вироблених користувачем, здійснення іншої торговельної діяльності, виконання робіт, надання послуг) [309, c.11].

Сторонами у вказаному договорі можуть бути як юридичні, так і фізичні особи [354, ст.1117]. Це можуть бути комерційні організації та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальні підприємці.

Договір комерційної концесії (франчайзингу) повинен бути укладений у простій письмовій формі. Недодержання письмової форми позбавляє договір чинності. Він підлягає обов’язковій реєстрації органом, який реєструє юридичні особи. У відносних з третіми особами договір набуває чинності з моменту його реєстрації [358, c.133].

Договором комерційної концесії (франчайзингу) може бути передбачено право користувача видавати дозвіл іншим особам на використання комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах субфранчайзингу. Безперечно, умови останнього мають бути погоджені з правоволодільцем. Користувач несе субсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну правоволодільцеві похідних користувачів [179, c.254].

Винагорода за договором комерційної концесії може виплачуватися користувачем у формі разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцем для перепродажу, або у іншій формі, передбаченій договором.

Правоволоділець зобов’язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому договором комерційної концесії [354, ст.1120]. В обов’язки правоволодільця входить також консультування користувача та його працівників з питань, пов’язаних із здійсненням концесії. Правоволоділець зобов’язаний постійно контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії [166, c.126].

У договорі можуть бути встановлені й інші обов’язки правоволодільця, зокрема, видати користувачеві передбачені договором ліцензії технічну та комерційну документацію, забезпечивши її оформлення в належному порядку.

У свою чергу, користувач зобов’язаний (ст. 1121 ЦК) використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільця зазначеним у договорі способом [274, c.72-73]. Одним з основних є обов’язок користувача забезпечити якість товарів, що виробляються ним на основі договору комерційної концесії; забезпечувати відповідність якості товарів, які виробляються на основі договору, виконуваних робіт, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, робіт і послуг, які виробляються, виконуються або надаються безпосередньо правоволодільцем. До обов’язків користувача належить також обов’язок не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію. Договором на користувача можуть бути покладені й інші обов’язки.

Договір комерційної концесії (франчайзингу) може містити певні обмеження прав сторін. Так, правоволоділець може бути обмежений у праві надавати такі ж права іншим особам на цій же території. Користувач зобов’язаний не конкурувати з правоволодільцем. Він зобов’язаний погоджувати з правоволодільцем місце розташування комерційних приміщень.

У договорі комерційної концесії повинні бути передбачені відповідальність правоволодільця за вимогами до користувачів. У ньому має бути умова, яка встановлює право користувача укласти договір комерційної концесії на новий строк, визначені підстави та умови для його зміни. Важливе значення мають підстави припинення договору, які також мають бути визначені у ньому. В договорі повинні бути визначені наслідки припинення виключного права, користування яким надано договором, та інші необхідні умови [354, ст.1122-1127].

На завершення цієї теми варто підкреслити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» [100] нині не вимагається обов’язкова реєстрація ліцензійних договорів в Установі. Достатньо їх письмового оформлення.

Аналіз договірних відносин у сфері промислової власності свідчить про ті ж істотні недоліки у їх правовому регулюванні, що мають місце і в авторському праві. Але тут вони виступають в загостренішій формі. Більш-менш врегульовані договори на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт.

Привертає увагу відсутність договорів замовлення на створення об’єктів промислової власності. Очевидно, прийнято вважати, що названі об’єкти створюються або за договорами на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, або за ініціативою самих творців. Але ж така оцінка не відповідає реальному стану речей. Як уже не раз зазначалося переважна, більшість об’єктів промислової власності створюється у порядку виконання службових обов’язків, тобто є службовими об’єктами промислової власності. За загальним правилом, зазначені об’єкти створюються на умовах роботодавця. Відповідних будь-яких зразкових, примірних чи інших договорів поки що не існує.

Між тим це великий сектор договірних відносин у сфері промислової власності і не тільки за кількістю, а й за змістом. Жодних нормативних обмежень волі роботодавця законодавство не містить. Більш того, у ст. 9 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” є лише припис про укладення письмового договору роботодавця з винахідником щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступникам) винагороди. Про договори замовлення створення того чи іншого об’єкта промислової власності (завдання розв’язати певну технічну проблему) в Законі не йдеться. Названі відносини досить складні, і винахідник (інший творець об’єкта промислової власності) може бути не обізнаним з їх тонкощами. У роботодавця, навпаки, є штат різних радників.

Вважаю, тут був би доцільним саме типовий договір, який детальніше регулював би відносини між винахідником і роботодавцем.

Недостатньо розроблені договори на використання об’єктів промислової власності. Найкраще із вказаних договорів розроблені ліцензійні, які в основному запозичені з відповідних примірних договорів Російської Федерації. Російські „Примерный договор между советскими гражданами и/или юридическими лицами о продаже/покупке исключительной лицензии на использование изобретения на территории СССР” і такий же примірний договір про невиключну ліцензію, хоча й називаються „Примірні”, проте, мають силу типових [124], оскільки затверджені постановою Держкомвинаходів СРСР від 27 червня 1991 р. [125].

Україна власних типових, примірних чи зразкових ліцензійних договорів не має. Нині в Україні видається багато збірників типових договорів, проте серед них немає збірників типових договорів у сфері інтелектуальної діяльності. Багато з названих збірників містять справді типові договори, але є й такі, укладники яких не зовсім чітко уявляють: що таке типові договори.

Чому в Україні мало приділяється уваги розробленню і прийняттю відповідних типових, примірних і зразкових договорів у галузі інтелектуальної власності в цілому і, зокрема, у сфері промислової власності. Недооцінка типових, примірних чи зразкових договорів у сфері названої власності пояснюється певною мірою тим, що об’єкти останньої використовуються недостатньо. Особливо це стосується використання об’єктів промислової власності поза межами чинності волі роботодавця. Науково-технічні досягнення в Україні поширюються повільно і використовуються нераціонально [278, c.83]. Отже, якщо попит на об’єкти вказаної власності невеликий, то й особливої потреби в удосконаленні договірних відносин у цій сфері не виникло.

Залишається не розв’язаною проблема визначення розміру винагороди за використання об’єктів промислової власності. Те, що законодавець розв’язання цієї проблеми поклав на контрагентів договору, її не вирішує. Більше того, ще більше ускладнює, ставить винахідника (іншого творця науково-технічного досягнення) в нерівне становище в порівнянні з роботодавцем.

Проте найбільш істотним недоліком правового забезпечення договірних відносин у сфері промислової власності, на нашу думку, є те, що патентна форма охорони зазначено права наближається до повного вичерпання своїх потенційних можливостей. Проявом цього є, принаймні, декілька факторів. Одним з них є створення наднаціональних патентів, які певною мірою обмежують монополію патентовласника. Проте, з іншого боку, ускладнюють процедуру обчислення і нарахування винагороди за використання об’єкта промислової власності.

Другим істотним фактором ненадійності патентної форми охорони промислової власності є недостатня захищеність права на цей об’єкт. З описом її об’єкта може ознайомитися будь-яка особа, що цього забажала. Але робить патент дуже уразливим. Звідси посилення значення і ролі ноу-хау.

Але основним фактором, який свідчить про вичерпання потенціальних можливостей патенту є, на нашу думку, суперечливі положення (функції) патенту, що в умовах ринкової економіки все більше загострюються. Мова йде про певну монополію патентовласника, яка за своєю сутністю суперечить прискоренню науково-технічного прогресу. Свідченням вказаного є норма, викладена у п. 3 ст. 9 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Відповідно до неї роботодавець може оголосити будь-яку пропозицію як конфіденційну інформацію на строк до чотирьох років. Останній дорівнює майже половині морального віку існування винаходу.

Потенційні можливості патенту дуже обмежуються появою Інтернету, який фактично зводить нанівець монополію патенту.

Новий Цивільний кодекс України не вніс у систему договірних відносин у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності чіткості, хоча й присвятив їм декілька статей у 4-й книзі та дві глави (75 і 76), які виніс за межі 4-ої книги ЦК.

У 4-й книзі ЦК договорам у тій чи іншій мірі присвячено всього 5 статей. Стаття 426, поміщена в Загальних положеннях про право інтелектуальної власності, у ч. З декларує правило, за яким об’єкт права інтелектуальної власності може бути використаний іншою особою тільки з дозволу суб'єкта, котрий має виключне право дозволяти таке використання. Стаття 427 ЦК містить правила відчуження об’єктів права названої власності, причому дуже стисло, визначаючи: умови відчуження майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені у договорі, який укладається відповідно до цього Кодексу чи іншого закону. Стаття 430 ЦК передбачає правовий режим об’єкта права вказаної власності, створеного за замовленням, тобто за договором.

У ч.3 ст. 442 ЦК проголошується норма, за якою твір може бути опублікований лише за згодою автора, крім випадків, передбачених цим Кодексом чи іншим законом. Це ж положення повторюється у ч. І ст. 443 ЦК. Інші глави 4-ї книги ЦК (глави 37-46) норм про договірні відносини не містять.

Як вбачається з наведеного, 4-та книга ЦК не містить цілісної системи договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Законодавець зробив спробу винести регулювання договірних відносин у даній сфері за межі 4-ї книги, присвятивши їм глави 75 і 76. Але й вони не створили цілісної і завершеної системи договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

Глава 75 називається "Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності". Назва її відтісняє всі інші договори у сфері інтелектуальної власності, яких безліч і котрі потребують відповідного і належного унормування. Проте й ця назва не відповідає змісту глави. Не можна ж назвати договір про створення за замовленням і використання об’єкта права вказаної власності розпоряджанням майновими правами інтелектуальної власності.

Викликають зауваження й деякі статті зазначеної глави. Видається надуманим поділ прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності на просто ліцензію і ліцензійний договір (статті 1108 і 1109 ЦК). Ліцензія і є не чим іншим як ліцензійним договором. Це визнає сам Кодекс. Стаття 1107 проголошує: „Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності; ...". Отже, за Кодексом ліцензія є не що інше як ліцензійний договір. То навіщо створювати ще окремо таку правову форму як просто ліцензія. Тим більше, що це не вносить у правове регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності нічого істотно нового.

Частина 3 ст. 1112 ЦК передбачає, що оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Проте ст. 430 Кодексу встановлює дещо інше правило. У її ч. 2 міститься норма, за якою майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать його творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не передбачено договором.

Наведені норми суперечать одна одній. Але й за змістом їх не можна визнати задовільними. За ст. 430 ЦК майнові права інтелектуальної власності належать творцеві і замовникові спільно. На якій підставі? Адже об’єкт права названої власності, створений за замовленням, є об’єктом договору купівлі-продажу. Замовник сплачує творцеві обумовлену винагороду за те, що останній створить і передасть йому у власність зазначений об’єкт. Чим відрізняється договір на створення об’єкта права інтелектуальної власності за замовленням від звичайної купівлі цього ж об’єкта (наприклад, на Володимирському спуску). Не може ж продавець картини (її автор) вимагати від покупця останньої визнання за ним половини майнових прав на цю ж картину. Це ж суперечить здоровому глузду. Новий же ЦК вимагає визнання за творцем об’єкта права інтелектуальної власності, створеного за замовленням (за що він одержав відповідну винагороду), ще й половину майнових прав. Такого ще не було в законотворчій практиці минулих років.

Ще далі пішов законодавець стосовно творів образотворчого мистецтва. За ч.3 ст. 1112 оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Добре, що ЦК в обох випадках залишає можливість вийти з даної ситуації іншим чином ― за договором. Проте важко уявити ситуацію, коли замовник уклав договір з творцем на виготовлення надгробного пам’ятника. Останній виготовлений і встановлений. Але творець за новим ЦК має право на відтворення цього пам’ятника, тиражування і розповсюдження будь-яким способом, що не суперечить закону. Але ж така позиція творця суперечить самій ідеї права власності. Навіть ця стаття визнає право власності на даний пам’ятник за замовником з усіма наслідками, що з цього випливають. Складається абсурдна ситуація - замовник за ЦК є власником об’єкта, створеного за замовленням, але він як власник не має майнових прав на цей об’єкт власності. Що ж йому залишається? Відповідно до ст. 430 ЦК особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать його творцеві. То яке ж право власності визнається за замовником. Право власності без змісту, порожнє.

Привертає увагу і не відповідність глав 75 і 76 ЦК реальному стану речей. Договорів, які укладаються у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності, в десятки разів більше, ніж договорів комерційної концесії. Між тим глава 75 ЦК "Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності" містить всього 8 статей. Глава 76 "Комерційна концесія" - 15 статей, майже у два рази більше. Чим пояснити таку увагу до комерційної концесії, збагнути важко.

Новий Цивільний кодекс України недостатньо приділив уваги такій умові договорів у сфері використання і розпорядження майновими права­ми інтелектуальної власності як винагорода за створення і використання зазначених об’єктів. Лише одна стаття ЦК присвячена винагороді - 445 "Право автора на плату за використання його твору". Як вбачається з її назви, право на плату за використання стосується тільки творів, а не всіх об’єктів права інтелектуальної власності. Інші глави 4-ої книги Цивільного кодексу про плату за використання об'єкта права інтелектуальної власності, навіть, не згадують. Не зазначається право на винагороду і в переліку майнових прав інтелектуальної власності (статті 424, 452, 464, 474, 487, 490, 495, 503, 506 ЦК). Мабуть, воно охоплюється поняттям „інші майнові права”. Це ставлення законодавця до названого права.

При цьому слід підкреслити й те, що у випадках створення об’єкта права інтелектуальної власності за замовленням потрібно чітко визначити юридичну природу плати за його створення. Це - плата за створення об’єкта права інтелектуальної власності чи - ціна об’єкта, що продається замовникові за попередньою домовленістю. Зазначені проблеми потребують додаткових досліджень. Вважаємо, що створення об’єкта права інтелектуальної власності за попереднім замовленням є договором купівлі-продажу об’єкта, що буде створено в майбутньому.