3.2.7. Експертиза об’єктів промислової власності.

Ідеться про експертизу контрафактних об’єктів промислової власності. Контрафактною продукцією в спеціальній і загальнодоступній літературі прийнято вважати контрафактні твори й об’єкти суміжних прав [200, с.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить таке визначення контрафактних творів: «контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми – примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджений з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися» [61, ст. 214].

Наведене визначення не можна беззастережно переносити на об’єкти промислової власності, оскільки за своїм змістом і характеристиками це різні об’єкти правової охорони. І все ж певні характерні ознаки визначення контрафактних творів можна віднести й до поняття «контрафактні об’єкти промислової власності». Особливість об’єктів промислової власності полягає в тому, що більшість із них у чистому вигляді тиражуватися не можуть, у цьому немає потреби. За загальним правилом об’єкти промислової власності тиражуються лише в певних промислових виробах.

Як окремий об’єкт він буває товаром також, але саме як об’єкт промислової власності. Цей об’єкт купують для того, щоб втілити його у конкретному промисловому виробі. Тому його відтворення також може бути в цьому ж промисловому виробі. Об’єкт промислової власності може бути опублікований, але тоді він перестає бути об’єктом авторського права.

Отже, контрафактним об’єктом промислової власності є промисловий виріб, в якому неправомірно використано запатентований об’єкт промислової власності. Звідси випливає, що будь-яке відтворення, тобто тиражування промислового виробу, в якому неправомірно використано запатентований об’єкт, його розповсюдження й будь-яке інше введення в цивільний оборот, а також використання, якщо користувач знав, що в ньому неправомірно використано запатентований об’єкт, слід називати контрафактною продукцією.

Неправомірне використання запатентованих об’єктів промислової власності зустрічається в менших масштабах ніж твори й об’єкти суміжних прав. Це пояснюється багатьма факторами [201, с. 13], у тому числі й тим, що неправомірне використання запатентованих об’єктів промислової власності потребує значних капіталовкладень, чого не визнають підприємці тіньової економіки. Проте неправомірне використання об’єктів промислової власності має місце, чим наноситься значна шкода як державі, так і суб’єкту права промислової власності. Неправомірно використовуються винаходи й корисні моделі, промислові зразки й знаки для товарів і послуг, фірмові найменування й зазначення місця походження товарів тощо.

Засоби масової інформації часто сповіщають про випадки неправомірного використання об’єктів промислової власності. При цьому слід підкреслити, що неправомірно використаним об’єктом промислової власності може бути тільки запатентований об’єкт, а незапатентований може використовуватися будь-ким без дозволу кого б то не було і без виплати винагороди за його використання.

У сучасних умовах найчастіше використовують без дозволу суб’єкта права знак для товарів і послуг і фірмові найменування [139, с. 23], [211, с. 26]. Але й інші об’єкти також часто стають об’єктами неправомірного використання. Знак для товарів і послуг став особливо привабливим до незакономірного використання, оскільки він не потребує великих інвестицій для виготовлення й швидко може приносити доходи.

Підставою для експертизи позначення, що може бути знаком для товарів і послуг, є використання іншого позначення, яке схоже із зареєстрованим знаком і може ввести в оману споживача; просто неправомірне використання чужого знака для товарів і послуг з посиланням на те, що це позначення використовується уже давно; сумнівів достовірності державної реєстрації знака тощо.

Прикладом останнього може бути така справа. До науково-дослідного інституту інтелектуальної власності звернувся директор АТ «Ефект» м. Харкова, який просив провести експертизу й зробити висновок щодо правомірності реєстрації знаків для товарів і послуг, на які Державним департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтва: № 19363 «Червона шапочка»; № 19364 «Дитячий»; № 19365 «Антошка»; № 19367 «Петрушка». Мотиви такого звернення не наведені, то право замовника. Слід звернути увагу на те, що ніхто державної реєстрації цих знаків не заперечував. Виникли лише сумніви щодо правомірності державної реєстрації [13].

У результаті експертизи було зроблено висновок, що державна реєстрація зазначених знаків проведена правомірно.

Інколи постає питання про правомірність використання того чи іншого позначення як знака для товарів і послуг. До науково-дослідного інституту інтелектуальної власності звернувся заступник начальника УДБЕЗ ГУМВС у м. Києві з проханням провести експертизу знаків для товарів, розміщених на джинсових брюках.

Перед експертами були поставлені такі запитання:

1. Чи охороняються на території України товарні знаки «Lee», «Wrangler», «Lewis», «Trussаrdi», «Boss»?

2. Чи відповідають зазначені зареєстровані товарні знаки тим, що розміщені на пред’явлених зразках товару?

3. Чи є нанесення зазначених товарних знаків на пред’явлених зразках продукції незаконним використанням зареєстрованого товарного знака?

4. Чи відповідає пред’явлена продукція, надана для експертного дослідження, встановленим стандартам, нормам, правилам, гігієнічним висновкам України?

У межах своєї компетенції експерти розуміють поставлені питання під номерами 1-3 наступним чином:

1.

2. Чи використано на наданих для дослідження зразках, знаки для товарів і послуг, право власності на які охороняються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»?

3. Чи є факт нанесення відповідних знаків на зразках, наданих на дослідження, незаконним використанням зареєстрованих знаків для товарів і послуг?

Відповідь на четверте питання не належить до компетенції експерта з дослідження об’єктів інтелектуальної власності.

На підставі експертного дослідження складено такий висновок:

1. В Україні і за міжнародними угодами зареєстровано знаки для товарів і послуг для 25 класу Міжнародна класифікація товарів і послуг, у тому числі для позначення одягу, такі як:

- WRANGLER – власник знака фірма Енглер Еперел Корп., корпорація штату Делавер; Конкорд Плаза, 3411 Сільверсайд Роуд, Уілмертон, штат Делавер 19810, США;

- MUSTANG – власник знака фірма MUSTANG BEKLEI DUNGSWERKE GMBH + Co 10, (Austrassa, D – 74653 KUNSELSAU Allemagne);

- HUGO BOSS – власник знака фірма HUGO BOSS (AG 12, Dieselstrasse, D – 72555 METSIN Gel Allemangne);

- TRUSSARDI – власник знака фірма TRUSSARDI S.P. A. U, piassa Duse 1- 20122 MILANO (Italia);

- Lewis – власник знака фірма – Леві Страус енд Ко., корпорація штату Делавер, США;

- Lee – власник знака фірма Дзе Х. Д. ЛІ Компані. ІНК., корпорація штату Делавер, США.

Зазначені знаки охороняються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що підтверджуються свідоцтвами про реєстрацію відповідно № 20831, 10603 і 602643, 754225, 603056, 5016 і 5072, 5346.

2. На наданих для дослідження зразках джинсових брюк використані зареєстровані в Україні й за міжнародними угодами знаки для товарів і послуг WRANGLER, Lee, Levis, Trussardi, Boss, Mustang.

За непрямими ознаками, що містять досліджувані зразки джинсових брюк, використання на них зареєстрованого знака для товарів і послуг /WRANGLER, Lee, Levis, Trussardi, Boss, Mustang/ не санкціоновано власником знака.

3. Остаточно використання зареєстрованих знаків для товарів і послуг на досліджуваних зразках можна вважати незаконним, якщо буде доведено, що даний зразок продукції виготовлено не фірмою – власником зареєстрованих знаків: WRANGLER, Lee, Levis, Boss, Mustang - або не фірмою, що виготовила цю продукцію за ліцензійним договором, укладеним із власником знака.

Встановити, чи виготовлені джинсові брюки дійсно за ліцензією фірми JTTIERRE S.P.A. PETTORANELLO DI MOLISE IS не можливо з причини, зазначеної в дослідницькій частині висновку.

4. Надані на дослідження зразки джинсових брюк з позначенням WRANGLER, Lee, Levis, Boss та Mustang не є відповідними оригінальній продукції фірм, які законно використовують для позначення своєї продукції знаки для товарів і послуг фірм – WRANGLER, Lee, Levis, Boss, Mustang.

Встановити відповідність наданих на дослідження джинсових брюк з позначенням «Trussardi» оригінальної продукції фірми не виявилося можливим з причини, зазначеної в дослідницькій частині висновку.

Слід звернути увагу на деякі елементи наведеного експертного висновку.

По-перше, замовник експертизи міг звернутись до Державного департаменту інтелектуальної власності й одержати вичерпну відповідь на перше питання. Адже відповідь на нього не потребує спеціальних знань.

По-друге, експерти поставлені їм питання сформулювали по своєму, вважаючи, що це їм вдалось більш професійно, а відтак експерти можуть формулювати питання, як їм вигідно. Переформулювання питань потребує обережності.

По-третє, відповідь експертів на третє питання не відзначається чіткістю – «можна вважати так, але остаточно можна сказати, якщо буде…». Така відповідь не може задовольнити замовника.

По-четверте, експерти вийшли за межі поставлених їм питань. У п. 3 останнього абзацу висновку мова йде про те, що встановити, чи виготовлені джинсові брюки за ліцензією фірми, не виявилося можливим з причини, зазначеної в дослідницькій частині висновку.

Але ж експертам таке питання не ставилося, а в дослідницькій частині висновку про це не йдеться.

Зазначена експертиза знаків для товарів і послуг виконана на замовлення УДБЕЗ ГУМВС у м. Києві. Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України. Замовник і виконавець зазначеної експертизи не знаходяться в будь-якій службовій залежності, тому дана експертиза могла бути виконана лише на платній основі, тобто на замовлення УДБЕЗ ГУМВС у м. Києві як цивільно-правовий договір на виконання певної роботи. Оскільки експертне дослідження за своїм характером і змістом є науковим, то й договір цей має всі ознаки договору на виконання науково-дослідних робіт.

Наведений висновок про цивільно-правовий характер даного замовлення стосується не тільки експертиз знаків для товарів і послуг. Дане замовлення найкращим чином характеризується цивільно-правовими ознаками. Але такий же характер носять й інші замовлення на проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності взагалі. В умовах ринкової економіки зазначені експертні відносини можуть і мають бути за своїм характером цивільно-правовими, які мають оформлятися цивільно-правовим договором. Зазначені договори ще не знайшли належного дослідження, проте їх кількість буде зростати, тому вони мають бути чітко врегульовані.

Суб’єкти експертизи в галузі промислової власності мають свої особливості, що визначаються специфікою самих об’єктів експертизи. Замовниками даної експертизи можуть бути власники об’єктів промислової власності і їх правонаступники, за загальним правилом. До цього кола входять фізичні і юридичні особи, які є власниками правоохоронних документів на об’єкти промислової власності. Це можуть бути як самі творці зазначених об’єктів, так і їх правонаступники. До останніх належать спадкоємці, інші особи, до яких право власності на об’єкт промислової власності перейшло відповідно до закону чи на підставі договору. Серед них значну групу можуть складати ліцензіати, які придбали право на використання об’єкта промислової власності на законних підставах. Вони можуть бути замовниками експертизи на будь-якій стадії ліцензійного процесу, перед укладанням ліцензійного договору, протягом його чинності й після його спливу. Порушення прав ліцензіара може виявитися й після спливу чинності договору.

Власниками об’єктів промислової власності часто бувають роботодавці, переважно юридичні особи всіх форм власності. Вони також можуть бути замовниками експертизи.

Замовниками експертизи можуть бути також і майбутні набувачі права на об’єкти промислової власності, які можуть забажати (і мають на це право) пересвідчитися у вірогідності визнання певного об’єкта промислової власності об’єктом правової охорони. Адже на окремі об’єкти промислової власності правоохоронні документи видаються без проведення кваліфікаційної експертизи під відповідальність заявника.

Специфіка експертизи в галузі промислової власності полягає також у тому, що об’єктом експертизи може бути лише той результат науково-технічної творчості, який визнано об’єктом правової охорони в установленому порядку.

Виконавцями експертизи можуть бути лише спеціалізовані організації, підприємства й установи. Виконувати функції експертів можуть і окремі фізичні особи, які мають відповідний фах. Об’єкти промислової власності стосуються переважно науково-технічної діяльності. У цьому полягає специфічність їх експертизи, яку можуть виконувати лише організації, підприємства й установи, діяльність яких відповідає виду об’єкту промислової власності. Експертизу промислових зразків можуть здійснювати організації, діяльність яких пов’язана з технічною естетикою, експертиза сортів рослин може здійснюватися організаціями, що займаються рослинництвом [64, ст. 163] тощо.

При цьому, слід мати на увазі, що експертні організації і окремі експерти повинні мати не тільки фахову підготовку за профілем виду об’єкта промислової власності, поданого на експертизу. Вони повинні також знати чинне законодавство щодо промислової власності. При експертизі контрафактних об’єктів промислової власності можуть порушуватися й чисто правові питання; наприклад, якою мірою запатентований об’єкт промислової власності порушує права іншого суб’єкта такого ж права, чи є та чи інша дія стосовно цього об’єкта порушенням права промислової власності тощо.

У зв’язку із цим постає питання про фаховий рівень експертів. Слід мати на увазі, що кількість експертиз буде збільшуватися, отже, буде збільшуватися потреба у кількості експертів. Їх спеціально ніхто не готує, принаймні стосовно об’єктів промислової власності.

Такі експертизи повинні проводити фахівці високого рівня. В Україні немає спеціального державного органу, який має визначати цей рівень експерта. Державна реєстрація експертів не ведеться, як це робиться стосовно патентних повірених. Експерти повинні мати свідоцтво на право проведення відповідних експертиз. Слід виконання експертиз покласти на патентних повірених, оскільки це досить освічені фахівці в галузі промислової власності.